La Marca de Color

(Imagen: E&J/ Óscar Peña)

La Marca de Color

I.- Introducción

Esta polémica se ha visto acentuada por las exigencias que vienen siendo impuestas de forma unánime por las leyes de marcas a la hora de definir el concepto de marca así como los motivos de denegación de registro o de nulidad de la marca una vez registrada.

En este sentido, la mayoría de las legislaciones han establecido de forma coincidente que la noción de signo susceptible de ser calificado como marca ha de reunir una serie de requisitos entre los cuales resalta de una manera esencial la exigencia de que el mencionado signo tenga capacidad distintiva permitiendo al consumidor identificar el origen empresarial del producto a la vez que diferenciarlo del resto de los productos o servicios de otros empresarios.

Es en este punto donde el reconocimiento del color per se como marca puede plantear dudas. Como veremos más adelante, para muchos autores identificar el origen empresarial de un producto únicamente por su color supone una clara desvalorización de la marca por no ser un medio o signo con la suficiente «fuerza´´ como para realizar semejante función (salvo en aquellos casos en que dicho color sea combinado con otros colores o delimitado por una forma determinada). Para este sector de la Doctrina la admisión del color único como signo distintivo podría llegar a cubrir el registro de marcas predominantemente «débiles´´ y, en consecuencia, carentes de la requerida distintividad.

II.- La sentencia del tribunal de justicia de 6 de mayo de 2003: asunto Libertel (c-104/01)

En el caso Libertel el Hoge Rad der Nederlanden (Tribunal Supremo de los Países Bajos) plantea cuatro cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (TJCE) que se pueden resumir en: si un color per se, sin forma ni contorno, puede constituir una marca para productos y servicios en el sentido de los artículos 2 y 3 de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo (en adelante «la Directiva´´) y, en caso de ser así, bajo qué circunstancias.

Dichas cuestiones se suscitaron ante el TJCE a causa de la negativa, por parte de la Oficina de Marcas de Benelux (BMB) y, posteriormente, por el Gerechtshoft de La Haya (Países Bajos), que en apelación confirmó su decisión, a proceder al registro como marca de un color naranja para productos y servicios de telecomunicaciones, solicitado por la sociedad Libertel Groep BV (Libertel).

Interpuesto recurso de casación por parte de la sociedad Libertel ante el Tribunal Supremo de los Países Bajos, este órgano jurisdiccional decidió suspender el procedimiento para dirigirse al TJCE planteando las cuestiones prejudiciales expuestas con anterioridad.

Ante estas circunstancias, el TJCE consideró fundamental realizar una serie de consideraciones jurídicas a fin de motivar una decisión final que tratará de esclarecer la polémica planteada en torno a la concesión o no de una marca formada única y exclusivamente por un color.

En primer lugar, el TJCE procedió al análisis de los textos legales que a nivel internacional y comunitario hacen referencia a esta cuestión (vercuadro en página-.), centrándose en lo establecido en el art. 2 de la Directiva y manifestando que, si bien el mismo no hace mención expresa a la aceptación o en su caso prohibición del color como posible signo distintivo, sí que se realizó una «Declaración Conjunta´´ por parte del Consejo de la Unión Europea así como de la Comisión, en virtud de la cual se afirma de forma expresa que «el artículo 2 no excluye la posibilidad de registrar como marca una combinación de colores o un solo color´´.

De lo expuesto en esta «Declaración Conjunta´´ parece colegirse una intención de aceptar la posibilidad de acceso registral a aquellas marcas compuestas por un solo color, siempre y cuando reúnan las condiciones exigidas por las legislaciones marcarias. No obstante, es importante advertir, tal y como hace el TJCE, que al no figurar esa manifestación en el propio texto legal de la Directiva, carece de un verdadero alcance jurídico, por lo que el TJCE podría realizar una interpretación jurídica distinta con respecto al mencionado art. 2.

Tras realizar esas consideraciones preliminares, el TJCE, sobre la base de las condiciones exigidas a cualquier signo para que sea considerado marca, concretó los requisitos que debe satisfacer un color para poder ser considerado un signo protegible como marca Ver cuadro 2

En una última consideración, el TJCE reconoció que, si bien es cierto que, en circunstancias excepcionales, y cuando el número de productos o servicios solicitados sea muy limitado, podría admitirse la existencia «ab initio´´ del carácter distintivo de un color como marca, lo habitual será que esta distintividad sea adquirida tras un proceso de familiarización por parte del público interesado con respecto al producto (la teoría anglosajona del denominado «secondary meaning´´:un fenómeno, que implica mutaciones semánticas o simbólicas en virtud del cual un signo originariamente desprovisto de capacidad distintiva, por consecuencia fundamentalmente del uso, a los ojos de los consumidores se convierte en identificador de los productos o servicios de un determinado empresario ).

Atendido todo lo anterior, cabe concluir que, si bien el TJCE en esta sentencia de fecha 6 de mayo de 2003 muestra una postura aperturista ante la posibilidad de aceptar una marca compuesta únicamente por un color, los requisitos y consideraciones que el propio TJCE establece determinan en la práctica que únicamente de forma excepcional, y normalmente una vez acreditado el reconocimiento de dicho color a través de su uso en el mercado, podrá registrarse el color per se como marca.

Es importante también aludir al hecho de que en esta resolución los argumentos del TJCE están basados en las teorías doctrinales y jurisprudenciales estadounidenses, a las que nos referiremos más adelante.

Referencia a las conclusiones del abogado general Philippe Léger

Como contrapartida a los argumentos del TJCE, en relación a esta se sentencia interesa también referirse a las conclusiones presentadas en fecha 12 de noviembre de 2002 por el Abogado General Sr. Philippe Léger en dicho asunto.

El Abogado General partió de la base de que un color per se es un atributo de algo, carente de existencia autónoma, motivo por el cual no puede ser incluido en el Art. 2 de la Directiva y por tanto registrado como marca. Entre las diversas razones en las que basó dicha conclusión cabe subrayar las siguientes:

En primer lugar, el Abogado General consideró que existe una falta de concreción a la hora de plasmar el color tanto en una marca de productos como en una marca de servicios. En el caso de los productos esta falta de concreción se debe a la dificultad de conocer si el color cubrirá la totalidad o tan sólo una parte del producto y, en el caso de la marca de servicios, consideró que se produce una dificultad por la carencia de forma material de los propios servicios, así, únicamente podrá aparecer la marca en documentos y objetos utilizados para prestar dichos servicios (Puntos 68 y 69 del escrito de conclusiones ).

En su opinión el color, sin forma ni contorno, carece de la precisión necesaria para indicar el origen de un producto o servicio.

También se refirió el Abogado General al argumento de la descriptibilidad, es decir, al riesgo de que el color pertenezca a la propia composición del producto. Este argumento, como hemos señalado, fue abordado por el TJCE en la motivación de la sentencia, estableciendo con total rotundidad que en ningún caso se admitiría el registro de una marca que pudiera conllevar esa circunstancia, precisamente por ser descriptiva del propio producto y estar prohibido de forma expresa en la Directiva y demás disposiciones legales.

Finalmente, el Abogado del Estado, con relación a la teoría del «secondary meaning´´ opinó que en el caso del color, lo que realmente familiariza a los consumidores no es el color en si, sino el producto u objeto que aparece cubierto por dicho color. Es decir, la marca en realidad se halla constituida por el color asociado a otro elemento por lo que el color en si mismo tan solo sería una parte de la marca.

Las anteriores razones llevaron al Abogado General a considerar que el registro de un color per se supondría un monopolio injustificado, que podría falsear las condiciones de libre competencia en contra de lo establecido en la propia Directiva.

Sin embargo, como hemos visto, el TJCE no acogió en su sentencia los argumentos del informe del Abogado General y entendió que un color per se podría ser protegible como marca si cumplía los requisitos necesarios para ser considerado como tal.

Ver texto íntegro del artículo en documento adjunto

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