Falcón Abogados logra que el Supremo confirme el derecho de uso de Metropolitan Café frente a los Gimnasios Metropolitan

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que absuelve a una empresa de Barcelona, frente a la demanda presentada por la cadena de gimnasios Metropolitan SPAIN S.L., consolidando así el derecho de uso de la marca Metropolitan Café en el sector de la restauración.

El caso enfrentó a dos empresas con nombres coincidentes, pero actividades distintas: los conocidos Gimnasios Metropolitan, con marcas registradas en clases 39, 41 y 44 (viajes, deporte, belleza), y Metropolitan Café, marca registrada en clase 43 (restauración y hostelería). Los demandantes alegaban infracción marcaria, riesgo de confusión, aprovechamiento del renombre y actos de competencia desleal.

El pleito ha reunido a la asesoría jurídica de Isern Patentes y Marcas en defensa de los intereses de la gran cadena deportiva, frente a Falcon Abogados, despacho con origen en el mundo de la propiedad intelectual e industrial, dirigido por Alejandro Falcón y que ha diversificado su negocio a lo largo de los últimos años como boutique en el área mercantil defensor de Palma Inversiones y Restauración SLU, sociedad que explota el negocio de restauración

El asunto ha durado tres años en los tribunales. En la apelación, la Audiencia Provincial de Barcelona fallo a favor de Metropolitan Café, para con posterioridad la Sala Primera del Tribunal Supremo, al inadmitir el recurso de casación de Metropolitan han desestimado todos los argumentos por no existir conflictividad entre marcas al estar en sectores de actividad económica diferentes.

El Tribunal reconoció el renombre de la marca de los gimnasios, pero recordó que la protección reforzada del artículo 8.1 de la Ley 17/2001 de Marcas exige algo más: que el uso del signo posterior implique ventaja desleal o perjuicio al carácter distintivo o al renombre de la marca prioritaria.

En el presente caso, no se acreditó ni parasitismo ni perjuicio alguno. Además, como bien explicó la sentencia de la Audiencia Provincial, “los servicios de restauración no forman parte del núcleo de reputación de los gimnasios”, y no se puede extender esa protección a sectores claramente diferenciados si no hay riesgo real de confusión o explotación del prestigio ajeno.

La sentencia, también descartó la existencia de competencia desleal, afirmando que el uso por parte de Metropolitan Café se amparaba en una marca registrada de buena fe y dentro del ámbito de protección que le reconoce la ley.

Alejandro Falcón, socio director de Falcón Abogados, valora el fallo de la sentencia como el resultado de una estrategia de defensa judicial eficaz, con el componente técnico adecuado fruto de la excelencia jurídica y años de experiencia en la defensa de derechos de marca.

“Sobre el derecho renombre de la marca, querían que nuestro cliente dejara de utilizar su marca por coincidencia con la de la cadena de gimnasios. En ese caso aportamos muchísima prueba para acreditar ese renombre y notoriedad. Al final hemos conseguido y la propia providencia del Supremo  que ese derecho de uso de tu marca por parte de terceros posee unos limites y en este caso no era extensible en un sector distinto del habitual de Metropolitan Spain. Era muy raro que se pudiera generar confusión en el consumidor sobre ambas marcas”, señala Falcón.

El uso de la marca no es exclusivo

En este sentido, desde Falcón Abogados señalan que es de vital importancia en materia de marcas valorar el alcance de los derechos de propiedad industrial, ya que existen determinados límites al derecho de exclusiva, que, en determinados casos, como en el presente, han sido determinantes para obtener una sentencia favorable. “En este asunto, la otra parte no quiso negociar y acabamos en los tribunales, al final se ha visto que no fue una estrategia acertada”, afirma el socio director de la firma legal.

Para este jurista, “es complicado ganar casos de renombre de marca en los tribunales. Hay que acreditarlo muy bien, desde luego. Hay que probarlo fehacientemente que para todo el público consumidor lo conozca con independencia del sector. Hay pocas marcas que tienen un reconocimiento mundial en este sentido, que además lo puedan demostrar realmente”.

Por su parte, Claudia Betrán, abogada del equipo de litigación de Falcón Abogados, destaca la importancia de reaccionar con agilidad y solvencia jurídica ante intentos de limitar derechos marcarios legítimos, con una defensa rápida y técnicamente bien estructurada. Falcón Abogados ha conseguido con esta resolución del Supremo un precedente relevante en materia de coexistencia marcaria entre sectores distintos.

Sobre la enseñanza final del fallo judicial, el socio director del despacho subraya que “los empresarios deben centrarse en su nicho de mercado y si no te están molestando, como ha sucedido en este asunto donde nuestro cliente no utilizaba la marca Metropolitan para gimnasios, con lo cual habría una colisión. Luego hay que valorar si realmente es necesario ir a los tribunales por los efectos que puede generar a nivel reputacional de la empresa. Las marcas tienen también un límite en el ejercicio de sus derechos pero no es ilimitado”.