Marcas

Protección reforzada de las marcas notorias y renombradas por riesgo de ser confundidas

Tribunal Supremo – 286/2012 – 14/05/2012 Sala Primera

El Supremo ha confirmado las sentencias del Juzgado de lo mercantil número 2 de Barcelona y de la AP de Barcelona, por las cuales se declaró que el uso comercial de la expresión "Doughnut", utilizada por la demandada Europastry infringe los derechos de propiedad industrial de las marcas registradas en España "Donut-Donuts-doghnuts" (titularidad de la sociedad Panrico, S.A.), y que por lo tanto la demandada debe cesar en la utilización de este término en el mercado así como indemnizar a la demandante en los términos que se expresan en la sentencia.

La sentencia comienza analizando y rechazando la pretensión de nulidad absoluta de la marca Doghnuts, que la demandada recurrente defendía por carecer de carácter distintivo y producir un efecto de bloqueo en el mercado al ser prácticamente idéntica a la palabra inglesa doughnuts con que en los Estados Unidos se conoce al tipo de bollo o rosquilla comercializada por ambas partes. La Sala rechaza la nulidad en atención al grado de conocimiento del significado de la palabra inglesa doughnuts por el público español en el momento de presentación de la demanda o de práctica de la prueba. Según la sentencia de casación, el producto se conoce en España por el vocablo Donuts, que fue el registrado en su día como marca por Panrico, y no por la palabra inglesa doughnuts.

A continuación, analiza y rechaza igualmente la segunda de las infracciones denunciadas, sobre el riesgo de confusión, principalmente porque la recurrente funda su argumentación en el carácter descriptivo del término doughnuts, que ha sido negado, y también porque, atendiendo a una visión de conjunto de los signos distintivos confrontados, procede concluir, en los mismos términos que lo hizo la Audiencia, que la incorporación de la palabra inglesa doughnuts, sin carácter descriptivo en España, a la presentación o anuncio del mismo tipo de producto que el público conoce comúnmente por la palabra Donut o Donuts, que son precisamente las registradas como marca por Panrico, “resulta idónea para generar un riesgo de confusión”, sin que la adición por la demandada de los vocablos Ya Ya María a Doughnuts resulte suficiente para desvanecer dicho riesgo precisamente por la notoriedad o renombre de las marcas Donut y Donuts.

Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, “la marca de renombre debe beneficiarse de una protección tan amplia, al menos, como en caso de uso de un signo para productos o servicios no similares”.

Por último, la Sala Primera también argumenta a favor de Panrico que el titular de la marca registrada no solo está amparado y puede reaccionar frente al riesgo de confusión, sino que puede igualmente hacerlo frente al riesgo de asociación, por el peligro de que los consumidores puedan creer que los productos, aunque de distinta empresa, realmente tienen algo que ver con la otra.

Disponible en www.bdifusion.es . Marginal: 2389406

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