Órdenes judiciales transfronterizas, presunciones legales y carga de la prueba en los litigios de patentes: las hojas son verdes en verano

La ola de euforia que inunda algunos tribunales europeos de patentes tras la histórica sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 25 de febrero de 2025, en el asunto BSH Hausgeräte GmbH contra Electrolux AB (asunto C-339/22) y la interpretación extensiva del artículo 24, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 (Bruselas I bis), aún no ha alcanzado su punto álgido.

Surfeando con entusiasmo esta ola, y poco después de haber concedido una medida cautelar transfronteriza, el 23 de octubre de 2025 el Tribunal Regional de Múnich concedió a Regeneron Pharmaceuticals, Inc., Bayer HealthCare LLC y Bayer Consumer Care AG una orden judicial definitiva contra Formycon AG, Klinge Biopharma GmbH, Teva Pharmaceuticals International GmbH y Ratiopharm GmbH en aflibercept (expediente n.º 7 O 16055/24), que abarca Alemania y otros 19 Estados miembros de la Unión Europea (UE); a saber, Austria, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Irlanda, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, República Checa, Hungría y Chipre.

En los apartados 135 y siguientes de la resolución, el Tribunal sostiene que la realización cuestionada infringiría la patente reivindicada según la doctrina de los equivalentes tal y como se aplica en la República Federal de Alemania y extiende dicha interpretación a la evaluación de la infracción de conformidad con la legislación aplicable de los 19 Estados miembros restantes de la UE en virtud de la «fuerte presunción» −«que no ha sido refutada por los demandados»−, de que la situación jurídica relativa a la equivalencia de las patentes en los países del Convenio sobre la Patente Europea (CPE) alegada por los demandantes «corresponde a la situación jurídica en Alemania».

Basándose en el artículo 2 del Protocolo al artículo 69 del CPE, el Tribunal alemán asume además que la cuestión de cuándo existe una infracción de patente por equivalencia y del test jurídico aplicable se decidirá en última instancia de la misma manera en los distintos Estados miembros del CPE y concluye que no necesita prueba del Derecho interno de los distintos Estados concernidos para pronunciarse. En opinión del Tribunal, una interpretación diferente habría supuesto un obstáculo para la «protección efectiva de los derechos de propiedad industrial exigida por la Directiva [2004/48/CE] relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual».

(Imagen: E&J)

Desde mi punto de vista, esta decisión no es compatible con el régimen jurídico establecido en el artículo 8 del Reglamento (CE) n.º 864/2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (el Reglamento Roma II) en relación con su artículo 22, apartado 1.

Mientras que la primera disposición exige que «la ley aplicable a la obligación extracontractual que se derive de una infracción de un derecho de propiedad intelectual será la del país para cuyo territorio se reclama la protección (la lex causae)», bajo el título «carga de la prueba» el artículo 22, apartado 1, de Roma II, establece que la ley que rige la obligación  también determina las normas sobre presunciones legales y la carga de la prueba, en lugar del derecho procesal del tribunal (lex fori). En esencia, Roma II traslada los aspectos sustantivos de la prueba (quién prueba qué) a la ley nacional aplicable, garantizando la coherencia con la ley designada para el caso, mientras que los aspectos procesales (cómo se presentan las pruebas) siguen correspondiendo al tribunal del Estado miembro de la UE que la aplicará.

Entre los países cuyos sistemas jurídicos se basan fundamentalmente en el Derecho romano, como el Reino de España, está muy arraigado el principio Actor incumbit probatio conforme al cual la carga de la prueba recaiga sobre el demandante. Que esto es así es tan evidente como que las hojas son verdes en verano.

Además, creo que la presunción legal —calificada por el Tribunal alemán como «fuerte»—, según la cual todos los países en los que se ha reivindicado la patente aplicarán la doctrina de los equivalentes y lo harán de la misma manera y de acuerdo con la misma prueba o criterios jurídicos aplicados en Alemania, infringe las normas del Reglamento Roma II sobre la aplicabilidad de la lex causae al régimen de presunciones legales. Desde mi punto de vista, si el titular de una patente decide hacer valer una patente europea ante los tribunales de un Estado miembro para solicitar una orden judicial transfronteriza en otros 19 Estados miembros, la carga de probar el contenido y el alcance de la ley aplicable en los diferentes países en los que el titular de la patente pretende hacer valer su patente debe recaer en el demandante, y no en los demandados. De lo contrario, se traslada al demandado una carga económica y jurídica excesiva que no tiene ningún fundamento.

(Imagen: E&J)

Por último, creo que el deseo bienintencionado de aplicar la Directiva relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual de manera eficaz y sensata, para garantizar que los demandantes no tengan que hacer frente a requisitos excesivos o irracionales, también debe ajustarse al principio de proporcionalidad y al resto de la legislación de la UE y sus principios jurídicos fundamentales, como el derecho a la tutela judicial efectiva.

En conclusión, en mi opinión, la decisión del Tribunal Regional de Múnich no es compatible con la legislación de la UE y debe rectificarse para evitar que la ola se convierta en un tsunami que derrumbe el sistema de protección de las patentes en la UE. Citando al escritor y filósofo inglés G. W. Chesterton, llegará el día en que «se desenvainarán espadas para demostrar que las hojas son verdes en verano».