Sentencias del Tribunal General en los asuntos T-1103/23 y T-1104/23 | Ferrari/EUIPO — Hesse (TESTAROSSA)
Con incluir la indicación de “producto oficial” queda garantizado el origen comercial
(Imagen: TJUE)
Sentencias del Tribunal General en los asuntos T-1103/23 y T-1104/23 | Ferrari/EUIPO — Hesse (TESTAROSSA)
Con incluir la indicación de “producto oficial” queda garantizado el origen comercial
(Imagen: TJUE)
El 17 de octubre de 2006, Ferrari S.P.A. (en adelante Ferrari) solicitó la marca internacional TESTAROSSA para las clases 12 y 28, donde se incluían (entre otros) los automóviles, componentes y accesorios, así como vehículos en miniatura (juguetes).
Dicha marca fue objeto de dos acciones de cancelación por falta de uso en relación con algunos de los productos registrados en la clase 28 —vehículos en miniatura— y en la clase 12 —automóviles, componentes y accesorios—.
En 2016, la División de Cancelación emitió sus decisiones estimando las acciones de cancelación de forma parcial. Seguidamente, ambas partes presentaron recursos en contra de las decisiones y, finalmente, la Sala de Recursos de la EUIPO desestimó el recurso presentado por Ferrari dando paso a la cancelación de la marca para los productos en clases 12 y 28 por no haber sido probado su “uso efectivo”.
Ante estas decisiones, Ferrari presentó recursos ante el Tribunal General, quien analizó si las decisiones de la EUIPO sobre el “uso efectivo” de la marca TESTAROSSA durante el periodo relevante se ajustaban a las prácticas habituales del mercado del automóvil.
(Imagen: Ferrari)
Decisión
Respecto a las pruebas de uso presentadas en relación con “automóviles y componentes y accesorios” el Tribunal General consideró acreditado el vínculo con concesionarios autorizados a quienes ofrecía servicios de certificación de autenticidad para vehículos de ocasión bajo la marca TESTAROSSA. Además, reconoció la relación con Maranello, empresa con derechos exclusivos de distribución mundial de todas las piezas de fábrica para vehículos Ferrari anteriores a 1995. Estas piezas eran sometidas a pruebas de calidad, seguridad y fiabilidad por parte de Ferrari.
El Tribunal General (TG) entiende que el uso de la marca impugnada para piezas y accesorios también puede constituir un uso de dicha marca para “automóviles”. En este sentido el TG destaca que una serie de piezas de recambio y accesorios serán producidos por los propios fabricantes de automóviles o por terceros bajo licencia. Por lo tanto, no existe una regla general según la cual el público pertinente considere que un automóvil debe tener un fabricante distinto de sus piezas y accesorios.
En vista de estas consideraciones, el TG concluye que Ferrari ha demostrado que prestó su consentimiento tácito para el uso de la marca TESTAROSSA por terceros, siendo éste un uso efectivo válido.
Con respecto a los “vehículos en miniatura (juguetes)”, el Tribunal General entiende que cuando una marca es utilizada por otra empresa que comercializa productos “oficiales” autorizados por la empresa titular de la marca, tal uso establece un vínculo entre estas dos sociedades.
La marca TESTAROSSA fue utilizada por terceros para vehículos en miniatura indicando en los catálogos y productos “Producto oficial con licencia de Ferrari”, quedando así garantizado el origen comercial de los productos en cuestión. En vista de lo anterior, el Tribunal General considera que queda probado el uso efectivo de la marca para vehículos en miniatura en clase 28.
(Imagen: E&J)
Comentario
Las sentencias del TG resultan de gran interés ya que de ellas se desprende que, a pesar de que Ferrari únicamente fabricó el modelo de coche TESTAROSSA entre 1984 y 1996, se entiende que el hecho de que fueran comercializados como vehículos de ocasión a través de concesionarios donde Ferrari certificaba la autenticidad de los mismos y, por lo tanto, existiría un vínculo entre las empresas, es suficiente para probar el uso de la marca TESTAROSSA.
Lo mismo se aplica a los “componentes y accesorios”, donde distribuidores autorizados por Ferrari, vendían estos productos para los modelos de coche TESTAROSSA.
Con respecto a los coches en miniatura, se desprende que con incluir la indicación de “producto oficial” queda garantizado el origen comercial de los mismos, por lo que se considera que sí se realizó un uso efectivo de la marca TESTAROSSA mediante terceros.
En este sentido, ha quedado demostrado que Ferrari prestó su consentimiento tácito para el uso de la marca por parte de terceros.
En conclusión, estas decisiones ponen de manifiesto la importancia del “uso efectivo” de la marca incluso si ese uso es llevado a cabo por terceros, siempre y cuando tengan un vínculo con la empresa titular de la marca garantizando así el origen de dichos productos.
Esto podría dejar la puerta abierta a que otras empresas que ya dejaron de producir sus productos, pero su venta continúa en el mercado gracias a terceros, puedan garantizar la vida de su marca. Especialmente resulta interesante para marcas históricas (en diferentes sectores) con productos que ya no se fabrican y su venta ha quedado limitada a terceros que continúan teniendo un vínculo con los titulares de las marcas.
