El daño moral en las falsificaciones de marcas

Uno de los temas más controvertidos en relación con el fenómeno de la falsificación de las marcas es la existencia -o no- de un daño moral indemnizable en aquellos casos en los que no ha habido una efectiva comercialización de los productos falsificados.

Muchas veces, los Juzgados y las Audiencias Provinciales españoles han considerado que, en aquellos casos en los que los productos que reproducen o imitan marcas registradas que no llegan a ser comercializados,(frecuentemente por la acción de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado al requisar esos productos falsificados), el titular de la marca no tiene derecho, en vía penal, a ninguna indemnización al no producirse un efectivo perjuicio económico.

Se excluye también la que pudiera derivarse de un posible daño moral, pues entendían los tribunales que, al no existir comercialización, no hay oportunidad de que la imagen de marca se vea perjudicada. De acuerdo con esta interpretación, quedaría satisfecha la responsabilidad civil de los infractores mediante la incautación y destrucción a su costa de los objetos falsificados. (Verbigracia: Sentencia nº 748/2008 de 14 de noviembre de la Audiencia Provincial de Barcelona JUR/2009/61435 y la Sentencia nº 19/2007 de la Audiencia Provincial de Málaga de 12 de febrero ARP/2007/444).

Sin embargo, una reciente  sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, núm. 611/2023 de 13 de julio de 2023 -ECLI:ES:TS:2023:330- (que coincide y valida la conclusión tanto del tribunal de instancia como el de apelación) sí identifica un daño indemnizable, en la medida en que considera que “de la propia exhibición para la venta de los productos que lesionan los derechos de marca por imitación o confundibilidad de sus signos distintivos se deriva un perjuicio moral implícito que no necesita de mayor prueba”. Se basa la sentencia para llegar a esa conclusión en lo siguiente:

1. La lesión del derecho de marca, además de buscar una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de esta con valor patrimonial, compromete también los elementos de confianza que con la misma se pretenden transmitir a los consumidores, como la garantía o promesa de una determinada calidad, una imagen concreta relacionada con un determinado estilo de vida, la exclusividad de su uso, etc.
2. Cuanto mayor sea el prestigio de una marca, mayor debe ser el nivel de protección que ese signo merece obtener de los tribunales. Y a la hora de fijar esos daños y perjuicios han de tenerse en cuenta todos los aspectos pertinentes, no solo las consecuencias económicas negativas (pérdidas de beneficios de la parte perjudicada, beneficios ilegítimos obtenidos por el infractor) sino también elementos distintos de los factores económicos como es el daño moral.
3. El cálculo del importe de la indemnización por daños y perjuicios que ha de abonarse al titular de un derecho de propiedad industrial e intelectual debe tener por objeto la reparación íntegra del perjuicio efectivamente sufrido, incluido también en su caso el posible daño moral causado.
4. En los casos en que resulte difícil, si no imposible, traducir la infracción en daños patrimoniales directos, calculados en términos de costes de oportunidad o lucro cesante, no debe excluirse la existencia de un daño reputacional de naturaleza moral en los términos reconocidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de marzo de 2016, C-99/15 (TJCE 2016, 58), caso Liffers. Dicha sentencia vino a señalar que una determinación a tanto alzado del importe de la indemnización por daños y perjuicios adeudada que se base únicamente en las licencias hipotéticas solo cubre el daño material sufrido por el titular del derecho de propiedad intelectual de que se trate, de modo que, para permitir la reparación íntegra, dicho titular debe poder solicitar, además de la indemnización calculada de este modo, la indemnización del daño moral que en su caso haya sufrido.

(Imagen: Economist & Jurist)

De esta forma, el daño moral constituye un componente del daño efectivo provocado al titular de una marca en cuanto menoscaba la reputación de la misma.

Valoración y cuantificación del importe de la indemnización por daño moral

 Pero ¿cómo se cuantifica ese daño moral? Desde luego es un tema controvertido, señalando la Sentencia del Supremo identificada al comienzo de este escrito (confirmando y validando también aquí el criterio fijado por el Tribunal de instancia y la Audiencia) que ese cálculo deberá hacerse de forma razonable y basarse “en la cantidad de mercancía ofrecida al público ya que cuanto mayor es la mercancía ilícita, mayor será también el perjuicio moral sufrido por los titulares de la marca registrada”.

En el caso concreto sometido a su consideración, dicha Sentencia validó el criterio utilizado por el Juez de Instancia que fija un módulo «ad hoc» y, para ello, parte del precio medio del producto sin marca intervenido, de acuerdo con su calidad y características, y sobre ese precio aplica un porcentaje de beneficio del 25 por ciento, señalando que es, como mínimo, el que los titulares de las marcas obtenían para sus propios productos, debiendo quedar limitado el importe resultante a las cantidades concretas reclamadas por cada una de las partes perjudicadas.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en su sentencia nº 219/2021 de 20 de julio (JUR/2022/234488), cuya conclusión fue validada por la mencionada sentencia del Tribunal Supremo, indica que la conducta del acusado, al estar ofreciendo a la venta productos falsificados con la apariencia de ser auténticos, provoca una devaluación social del prestigio de las marcas afectadas, las cuales han sido creadas con una finalidad de buscar el máximo de perfección a cambio de un precio elevado que guarda correlación con la gran calidad del producto.

Esto crea una sensación generalizada de fragilidad e impotencia en tanto en cuanto se detecta por todo el mundo que estos productos de alta calidad pueden ser fácilmente imitados y suplantados sin que el defraudador apenas sufra ninguna consecuencia perjudicial. Y, al mismo tiempo, los consumidores finales que están dispuestos a pagar un precio más alto por esos productos mejor acabados y más exclusivos acaban desistiendo de hacerlo, a la vista de la vulgarización o generalización que experimentan a través de las mencionadas falsificaciones o imitaciones. Todo esto acarrea sin duda un grave perjuicio económico para las entidades encargadas de fabricar, distribuir y vender dichos productos.

Es precisamente por esto por lo que todos los activos intangibles, entre los que se encuentran las marcas, merecen una protección legal, incluso en aquellos casos en que, debido a una pronta intervención policial, ha quedado abortada la comercialización de los productos falsificados y, en consecuencia, no se ha ocasionado daño patrimonial directo ninguno. Es claro que en todo caso se dan, además de esos hipotéticos daños materiales directos, otros daños indirectos en el valor de la marca y en la reputación de la entidad que los produce, que reenvían la cuestión al tema del daño moral.

Así pues, en el caso de las falsificaciones de marcas, y aun en el caso de que los productos falsificados no lleguen a comercializarse, se produce un daño a su titular que afecta al prestigio y reputación de su marca. Y esos daños tendrán que ser indemnizados por los defraudadores, si bien la valoración de esos daños no es siempre una tarea fácil.