Comercialización por terceros de productos portadores de marca registrada

En un mercado de libre competencia, la marca sirve al empresario para dar a conocer su producto y diferenciarlo de otros productos similares y que se encuentran en el mismo mercado. Por otro lado, la marca ayuda y facilita la elección del producto por los consumidores.

La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo sobre la misma, facultándole para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico. No obstante, dicho derecho se encuentra limitado, de manera que el derecho conferido por el registro de marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso de ésta si se hubiere producido el llamado “agotamiento del derecho de marca”.

Sobre el agotamiento del derecho de marca

El agotamiento del derecho de marca se encuentra regulado en el artículo 36 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, según el cual “El derecho conferido por el registro de marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento.”, así como en el artículo 15 del Reglamento de la Unión Europea (UE) 2017/1001 de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea.

Esto implica que el derecho de exclusiva que la marca confiere al titular de la misma, en el artículo 34 de la Ley de Marcas, así como en el artículo 9 del Reglamento de la Unión Europea (UE) 2017/1001 de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, no es un derecho de carácter absoluto, sino que ese “ius prohibendi” genérico que faculta al titular del derecho de marca a prohibir a un tercero el uso de la misma sin su consentimiento en el tráfico económico, se encuentra limitado por el llamado “agotamiento del derecho de marca”.

¿En qué consiste el agotamiento del derecho de marca?

El agotamiento del derecho de marca significa que después de que un producto de marca es vendido o transferido por el propietario de la marca o por otros con el consentimiento del propietario, el derecho de marca se agota. El agotamiento del derecho de marca supone, en efecto, la pérdida de control del titular sobre los productos que llevan su marca.

Centrándonos en la doctrina sobre el agotamiento del derecho de marca, lo que ésta dice en esencia es que el titular de una marca  no puede oponerse a la ulterior comercialización en el Espacio Económico Europeo por un tercero de productos que previamente hayan sido comercializados por el titular de la marca o con su consentimiento en ese espacio, de manera que el derecho de exclusiva se circunscribe a la primera puesta en circulación del producto (portador de la marca) en el mercado, por el titular o con su consentimiento.

Acuerdos comerciales (FUENTE: E&J)

Es decir, la primera transmisión de un producto en la Unión Europea marca el límite a los derechos exclusivos del titular de la marca. En otros términos, el agotamiento del derecho de marca protege la comercialización de mercancías portadoras de la marca en el Espacio Económico Europeo, de forma que la reventa por parte de un tercero de ese producto dentro de ese espacio no supone vulneración del derecho de marca.

Esto supone el fin del derecho de exclusiva del titular registral de la marca y el inicio de la libertad de comercio y circulación de mercancías, acorde con los fundamentos del Tratado de la Unión Europea de libre circulación y competencia en un mercado único europeo, para esos productos legítimos comercializados con su consentimiento.

Excepción al agotamiento del derecho de marca

El agotamiento del derecho de marca encuentra su excepción en el apartado 2 del propio artículo 36 de la Ley de Marcas y artículo 15 del Reglamento de la Unión Europea. así, en ambos artículos se indica que “no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de estos se haya modificado o alterado tras su comercialización”.

Así pues, en términos generales, el derecho de marca se agota tras una primera puesta del producto en el mercado, es decir, tras una primera transmisión o venta del producto. A partir de ese momento, será legítima las segunda o posteriores transmisiones del producto por terceros, ello con la salvedad a que se refiere el apartado 2 del artículo 36 de la Ley de Marcas, por ejemplo, por encontrarse alterado el producto o embalaje en el que se contiene, lo cual indudablemente podría perjudicar la imagen de la marca.

Limitación territorial al agotamiento del derecho de marca

Si bien no parece haya discusión sobre el agotamiento comunitario del derecho de marca, es decir, cuando se haya producido una primera transmisión del producto dentro del Espacio Económico Europeo por el titular o con su consentimiento, el agotamiento internacional es objeto de mayor controversia y debate tanto por la jurisprudencia como por la doctrina.

La no aceptación del agotamiento internacional supone que, si la primera comercialización del producto se ha llevado a cabo fuera del Espacio Económico Europeo, no se encontraría agotado el derecho de marca, de tal manera que un tercero no podría introducir el producto dentro del Espacio Económico Europeo sin el consentimiento del titular de la marca.

Por el contrario, la aceptación del agotamiento internacional supone que la primera puesta del producto portador de la marca en el mercado, por el titular o con su consentimiento, con independencia del lugar en el que se hubiere realizado, es decir, ya se haya producido en territorio dentro del Espacio Económico Europeo o en un tercer país, agotará el derecho de marca del titular registral.

En vista de que no existe una aceptación clara sobre el agotamiento internacional, al objeto de que no pueda interpretarse la existencia de consentimiento tácito del titular de la marca para la introducción del producto desde un tercer país al espacio económico europeo por primera vez, es recomendable que el titular de la marca adopte todas las prevenciones posibles a la hora de la transmisión del producto fuera del espacio económico europeo, dejando clara su voluntad de no introducción del producto desde un tercer país al espacio económico europeo.