Competencia de los tribunales nacionales en relación con los dibujos y modelos comunitarios. STJUE de 21-11- 2019, Spin Master (C-678/18)

1. Hechos

La compañía canadiense Spin Master Ltd, propietaria de un registro de modelo comunitario, solicitó medidas cautelares ante el Tribunal de Primera Instancia de Ámsterdam contra una empresa domiciliada en los Países Bajos para que se le prohibiera la comercialización de un producto infractor de dicho modelo.

La demandada planteó una excepción de incompetencia del tribunal, puesto que el órgano jurisdiccional designado por los Países Bajos como “tribunal de dibujos y modelos comunitarios” conforme a lo establecido en el artículo 80.1 del Reglamento nº 6/2002 sobre los dibujos y modelos comunitarios es exclusivamente el Tribunal de Primera Instancia de La Haya.

El Tribunal de Ámsterdam rechazó la excepción y se declaró competente para conocer de las medidas solicitadas. El Fiscal General interpuso recurso de casación contra esta decisión y el Tribunal Supremo de los Países Bajos decidió plantear una cuestión prejudicial ante el TJ para que se pronunciase sobre la correcta interpretación del artículo 90.1 del Reglamento nº 6/2002 en relación con el artículo 80.1 del mismo Reglamento.

2. Pronunciamientos

El artículo 90.1 del Reglamento nº 6/2002 dispone que las medidas provisionales y cautelares previstas por la legislación de un Estado miembro respecto de los dibujos y modelos nacionales podrán solicitarse respecto de los dibujos y modelos comunitarios a los tribunales de los Estados miembros, incluidos los de dibujos y modelos comunitarios, aun cuando, en virtud de dicho Reglamento, el competente para conocer del fondo fuere un tribunal de dibujos y modelos comunitarios de otro Estado miembro.

La duda se planteaba en el caso enjuiciado en relación con la primera parte del precepto. El gobierno neerlandés sostenía que dentro de un Estado miembro la competencia para resolver sobre las solicitudes de medidas cautelares y provisionales en relación con diseños comunitarios únicamente podía reconocerse a los “tribunales de dibujos y modelos comunitarios” designados conforme a lo establecido en el artículo 80.1 del Reglamento nº 6/2002.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia adopta la posición contraria. En su opinión, respecto a las solicitudes de medidas cautelares y provisionales en materia de infracción y nulidad de diseños comunitarios, la intención del legislador de la Unión era hacer prevalecer los principios de proximidad y eficacia sobre el de especialización de los tribunales.

Por esta razón, considera que los tribunales competentes para adoptar medidas provisionales y cautelares en relación con diseños nacionales, aunque no sean los “tribunales de dibujos y modelos comunitarios” designados conforme al artículo 80.1 del Reglamento nº 6/2002, son también competentes para adoptar esas medidas en relación con diseños comunitarios.

3. Comentario

La decisión del Tribunal de Justicia en este asunto tendrá importantes consecuencias prácticas en los países de la Unión, incluida España. La situación en nuestro país a este respecto es equivalente a la existente en los Países Bajos, en el sentido de que se ha designado un único tribunal -los juzgados mercantiles de Alicante- con competencia para conocer de las acciones de infracción de diseños comunitarios, mientras que son varios los tribunales -determinados juzgados mercantiles de A Coruña, Barcelona, Bilbao, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid y Valencia- competentes para entender de las acciones de infracción de los diseños nacionales.

Conforme a la regla de competencia funcional establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil española para las medidas cautelares, las solicitudes de medidas basadas en diseños comunitarios tendrían que presentarse ante los juzgados mercantiles de Alicante. Ahora bien, conforme a la interpretación del artículo 90.1 del Reglamento nº 6/2002 realizada por la sentencia que estamos comentando, y en virtud del principio de supremacía del Derecho de la Unión Europea, estas solicitudes de medidas cautelares podrán presentarse también ante los juzgados mercantiles de las otras ciudades mencionadas más arriba, sin perjuicio de que la acción principal tenga que seguirse necesariamente ante los juzgados mercantiles de Alicante.

Más aún, la doctrina fijada en esta sentencia parece que podrá hacerse extensiva también a las solicitudes de medidas cautelares basadas en marcas de la Unión Europea. En efecto, el texto del artículo 131.1 del Reglamento nº 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea es idéntico al del artículo 90.1 del Reglamento nº 6/2002. Por tanto, los razonamientos realizados por el Tribunal de Justicia en su sentencia en relación con este último son directamente trasladables al primero.

En definitiva, esta decisión del TJ abre la puerta a una suerte de forum shopping entre tribunales nacionales en relación con las medidas cautelares basadas en diseños y marcas de la Unión Europea, que hará necesaria una reflexiva apreciación en cada caso de posibles ventajas e inconvenientes antes de decidir ante qué tribunal se presenta una concreta solicitud.

Sobre el autor: Carlos Morán, Socio  Asociado del Área Legal de Elzaburu

Carlos Morán es Abogado por Universidad por la Universidad Complutense de Madrid, Colegiado en 1996. Tiene una amplia experiencia en propiedad industrial, competencia desleal, publicidad y derecho de la competencia. Es miembro del Grupo de Litigios de Elzaburu. Profesor asociado de Derecho de la Competencia en la Universidad Carlos III 2000-2008 y Profesor de derecho industrial y de la competencia en la Universidad Pontificia Comillas – ICADE 2013.
Profesor del master universitario de derecho de la empresa de la Universidad Pontificia Comillas – ICADE. Miembro de la Junta Directiva de la AEDC.