Costas procesales tras intervención de agente de la propiedad industrial en procedimiento sobre violación de marca

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 28 de abril de 2022 en el asunto en el asunto C‑531/20 trae causa de una cuestión prejudicial suscitada en el contexto de un litigio entre NovaText GmbH y Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg («Universidad de Heidelberg») en relación con la tasación de las costas derivadas de la participación conjunta de un abogado y de un perito calificado como «agente de la propiedad industrial» (Patentanwalt) en un procedimiento judicial en materia de violación de las marcas de la Unión.

La Universidad de Heidelberg ejercitó una acción de cesación contra NovaText por violación de sus marcas de la Unión. El litigio finalizó por medio de una transacción judicial. El Tribunal condenó en costas a NovaText y fijó el valor del litigio en 50 000 euros.

En el escrito de demanda, el abogado de la Universidad de Heidelberg había hecho constar la participación de una agente de la propiedad industrial y, en la tasación de costas, sostuvo que dicha agente había intervenido efectivamente en el procedimiento. Señaló que todo escrito procesal presentado había sido acordado con dicha agente y que, de este modo, también había intervenido en las negociaciones del acuerdo transaccional, aunque las conversaciones telefónicas se mantuvieron únicamente entre los abogados de las partes.

Mediante resolución posterior el Tribunal fijó el importe de las costas que debían reembolsarse a la Universidad de Heidelberg en la cantidad de 10 528,95 euros, de los cuales 4 867,70 euros se debían en concepto de gastos correspondientes a las actuaciones de la agente de la propiedad industrial en la primera instancia y 325,46 euros por su participación en el procedimiento del recurso.

Universidad de Heildelberg (Foto: Archivo)

Esta decisión se basó en la existencia de una norma en el Derecho alemán a cuyo tenor los gastos ocasionados por la participación de un agente de la propiedad industrial en un litigio relativo a signos, deben ser reembolsados conforme a importes en cierto modo parametrizados.

El Tribunal nacional se plantea si la aplicación automática de esa norma, sin posibilidad de examinar hasta qué punto era “necesaria” la intervención del agente de propiedad industrial, es admisible a los ojos del Derecho de la Unión.

El Tribunal de Justicia, en uso de sus atribuciones, procede a reformular la cuestión prejudicial planteada en el sentido de que, por la misma, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 3 y 14 de la Directiva 2004/48 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una disposición nacional o a una interpretación de la misma que no permite al juez que conoce de un procedimiento comprendido en el ámbito de aplicación de dicha Directiva tener debidamente en cuenta, en cada caso que le es sometido, las características específicas de este último para apreciar si las costas procesales en que ha incurrido la parte vencedora son razonables y proporcionadas.

Pronunciamientos

La sentencia comienza por recordar que el artículo 14 de la Directiva 2004/48 consagra el principio según el cual las costas procesales, siempre que sean razonables y proporcionadas, y los demás gastos en que haya podido incurrir la parte vencedora correrán, como regla general, a cargo de la parte perdedora.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Foto: EP)

Esta disposición pretende reforzar el nivel de protección de la propiedad intelectual, evitando que una parte perjudicada pueda verse disuadida de iniciar un procedimiento judicial para proteger sus derechos. Por regla general, quien haya violado unos derechos de propiedad intelectual debe cargar íntegramente con las consecuencias económicas de su conducta.

En lo que atañe al alcance del concepto de «costas procesales» que han de correr a cargo de la parte perdedora, que figura en el artículo 14 de la Directiva 2004/48, la sentencia observa que este concepto engloba, entre otros gastos, los honorarios de abogado, puesto que la citada Directiva no contiene elemento alguno que permita considerar que estos gastos, que generalmente constituyen una parte sustancial de los gastos en que se incurre en el marco de un procedimiento que tenga por objeto garantizar el respeto de un derecho de propiedad intelectual, estén excluidos del ámbito de aplicación del citado artículo 14.

Tampoco hay nada en la Directiva 2004/48 que se oponga a que los gastos de un representante, como un agente de propiedad industrial, al que un titular de derechos ha recurrido de manera individual o, conjuntamente, con un abogado, puedan estar comprendidos, en principio, en el concepto de «costas procesales», siempre que dichos gastos tengan su origen inmediato y directo en el propio procedimiento.

Tal origen puede reconocerse respecto de los gastos correspondientes a un agente autorizado, en virtud del Derecho nacional, a representar a los titulares de derechos de propiedad intelectual en los procedimientos ante los órganos jurisdiccionales competentes, a los que se refiere la Directiva 2004/48, relativos, en particular, a la elaboración por dicho agente de escritos procesales o a la comparecencia de este en las vistas celebradas, en su caso, en dichos procedimientos. Tampoco cabe excluir que pueda reconocerse tal origen también a los gastos vinculados a la intervención de tal agente en las gestiones dirigidas a una solución amistosa, en particular, en un litigio que ya está pendiente ante un órgano jurisdiccional.

Por otra parte, el Tribunal de Justicia advierte que el artículo 14 de la Directiva 2004/48 impone a los Estados miembros la obligación de garantizar únicamente el reembolso de aquellas costas procesales que sean «razonables». Este requisito, que se aplica tanto a las «costas procesales» como a los «demás gastos», en el sentido de esta disposición, refleja la obligación general prevista en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2004/48, según la cual los Estados miembros deben velar, en particular, por que las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual a los que se refiere dicha Directiva no sean inútilmente gravosos.

En este sentido la sentencia recuerda que en otra ocasión el Tribunal de Justicia consideró que no son razonables los gastos excesivos en concepto de honorarios inusualmente elevados que se hayan convenido entre la parte que haya ganado el juicio y su abogado o en razón de la prestación por este último de servicios que no se consideren necesarios para garantizar el respeto del derecho de propiedad intelectual de que se trate.

«El Tribunal de Justicia consideró que no son razonables los gastos excesivos en concepto de honorarios inusualmente elevados» (Foto: E&J)

Además el artículo 14 de la Directiva 2004/48 establece que las costas procesales y los demás gastos a cargo de la parte perdedora deben ser «proporcionados». Esta exigencia no implica que la parte perdedora deba reembolsar necesariamente la totalidad de los gastos en que haya incurrido la otra parte, pero sí requiere que esta última tenga derecho, cuando menos, al reembolso de una parte significativa y apropiada de los gastos razonables en que haya incurrido efectivamente.

La sentencia subraya, en todo caso, que con arreglo al artículo 14 de la Directiva 2004/48, a la luz de su considerando 17, el juez competente debe poder controlar en todos los casos el carácter razonable y proporcionado de las costas procesales en que haya podido incurrir la parte vencedora por la intervención de un representante, como un agente de la propiedad industrial.

En este punto, el Tribunal de Justicia ha dictaminado que la legislación nacional que establece tarifas a tanto alzado es, en principio, compatible con el artículo 14 de la Directiva 2004/48. No obstante, la sentencia precisa que, incluso en tal caso, dichas tarifas deben garantizar que las costas que, en virtud de dicha normativa nacional, haya de soportar la parte perdedora sean razonables, y que los importes máximos que pueden reclamarse en concepto de dichos gastos no sean muy poco elevados en relación con tarifas normalmente aplicadas por un abogado en el sector de la propiedad intelectual.

Habida cuenta de lo anterior, la sentencia concluye que la aplicación automática de una disposición nacional como la controvertida en el litigio principal puede implicar, en determinados casos, un incumplimiento de la obligación general establecida en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2004/48, en virtud de la cual, en particular, los procedimientos establecidos por los Estados miembros no deben ser inútilmente gravosos.

A mayor abundamiento la sentencia añade que la aplicación de una disposición de este tipo puede disuadir a un presunto titular de derechos de entablar una acción judicial para hacer valer su derecho por temor a tener que sufragar, en caso de que no tenga éxito, costas procesales considerablemente elevadas, contrariamente al objetivo de la Directiva 2004/48, consistente en garantizar, en particular, un nivel elevado de protección de la propiedad intelectual en el mercado interior.

Finalmente y descendiendo al caso concreto, la sentencia apunta que la inclusión incondicional y automática de unos gastos mediante una mera declaración jurada de un representante de una parte en el litigio, sin que el juez nacional pueda llevar a cabo una apreciación en cuanto a su carácter razonable y proporcionado en relación con el litigio de que se trate, podría dar lugar a un abuso de tal disposición en incumplimiento de la obligación general establecida en el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2004/48.

Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, el Tribunal de Justicia responde a la cuestión planteada señalando que los artículos 3 y 14 de la Directiva 2004/48 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una disposición nacional o a una interpretación de la misma que no permite al juez que conoce de un procedimiento comprendido en el ámbito de aplicación de dicha Directiva tener debidamente en cuenta, en cada caso que le es sometido, las características específicas de este último para apreciar si las costas procesales en que ha incurrido la parte vencedora son razonables y proporcionadas.

Conclusión

Empiezan a ser abundantes (dos este mismo año) las sentencias del Tribunal de Justicia sobre costas procesales en los pleitos de propiedad industrial e intelectual. En todas subyace la impresión de que el objetivo de la acción judicial no es sólo erradicar el ilícito en todas sus manifestaciones (el cese en la explotación, la indemnización del daño) sino también el reembolso de todos los gastos en que ha podido incurrir el titular del derecho en su defensa por poco elevado que su importe resulte.

En cada caso concreto es preciso realizar un análisis que pasaría por (i) determinar si el gasto se inscribe en el capítulo de los “daños y perjuicios” o en el de las “costas procesales” (ii) precisar si se trata de “costas procesales” o “demás gastos”, aunque ambos conceptos se inscriban en el artículo 14 (iii) evaluar si el gasto, como puede ser la intervención de un agente de la propiedad industrial, era “necesario” para la defensa del derecho y (iv) determinar si el importe es “proporcionado”.

Parece claro que ninguna norma ni tarifa puede sustraer la discrecionalidad del tribunal nacional para llevar a cabo dicho análisis.