Incidencia sobre el pleito de nulidad de patente europea en España ante la Oficina Europea de Patentes (SAP de Madrid de 10-04-2019)

Sellado de tuberías (ECLI:ES:APM:2019:9686)

1. Hechos

La Sociedad Ecomadrifso S.L. interpone demanda de nulidad de patente europea por falta de novedad, de actividad inventiva, adición de materia e insuficiencia descriptiva.

Al tiempo de promoverse la acción judicial el demandante, junto con un tercero, había formulado oposición ante la Oficina Europea de Patente frente a la patente raíz. Durante la tramitación del pleito en instancia, en el trámite de audiencia previa, se solicitó la suspensión del pleito en España ante la pendencia del procedimiento de oposición. Esta suspensión fue desestimada por el Juzgado.

Con anterioridad a la celebración de la Vista del juicio, la División de Oposición de la Oficina Europea de Patentes revocó la patente por adición de materia nueva. Esta resolución fue recurrida por el titular de la patente. Ambos hechos (revocación y recurso) fueron aportados al pleito al tiempo de celebración de la Vista. La acción de nulidad es desestimada en instancia.

Con ocasión de la tramitación del recurso de apelación, la parte demandante plantea su impugnación de la sentencia de instancia haciendo hincapié en la causa de nulidad que motivó la revocación provisional de la patente europea. El Tribunal estima la apelación y declara la nulidad de la patente.

2. Pronunciamientos

El Tribunal se decanta por examinar, de modo específico, la incidencia en el pleito que se sigue en España del procedimiento de oposición tramitado en paralelo ante la EPO.

La sentencia empieza por recordar que según lo dispuesto por el artículo 138 EPC, los Tribunales de los Estados Contratantes pueden declarar nula una patente europea, con efectos para el Estado Contratante de que se trate, incluso en aquellos supuestos en que las Divisiones de Oposición o, en su caso, las Cámaras de Recurso de la EPO hubieran decidido mantener la patente. Sin embargo, lo que no pueden hacer los tribunales de los Estados Contratantes es rehabilitar o mantener la validez de una patente europea que haya sido revocada por las Divisiones de Oposición o las Cámaras de Recurso de la EPO.

Pueden surgir de este modo situaciones conflictivas, derivadas de la existencia de procedimientos en paralelo ante la EPO y ante las autoridades judiciales de los Estados contratantes en los que esté en juego la validez de la patente.

El EPC no estableció ningún mecanismo en evitación de las eventuales disfunciones que, ante un escenario tal, podría ocasionar el que, tras pronunciarse los tribunales nacionales a favor de la validez de la patente, la EPO dictase resolución revocando la patente europea de origen. Únicamente para el supuesto de pendencia de un procedimiento ante las autoridades nacionales en el que se estén ejercitando acciones de violación, las «Directrices de Examen de la Oficina Europea de Patentes» [en inglés] contemplan la posibilidad de que en los procedimientos de oposición y en los procedimientos de recurso se aplique un procedimiento acelerado, a petición de parte o cuando medie notificación del órgano jurisdiccional.

La sentencia advierte que las soluciones adoptadas en las jurisdicciones afectadas han sido diversas. Hay ordenamientos que imponen la suspensión del curso del procedimiento nacional, otros en los que la suspensión se deja a la decisión discrecional del tribunal, o en los que no se puede iniciar el trámite ante las autoridades nacionales hasta que el procedimiento de oposición ante la EPO ha concluido o ha expirado el plazo para promoverlo.

El Tribunal recuerda que la normativa española no contempla específicamente este supuesto. De este modo, en principio, ante un escenario de litigación en paralelo como el descrito, la suspensión del proceso seguido ante los tribunales españoles únicamente podría decretarse cuando las dos partes estuviesen de acuerdo.

Además, la Sentencia observa que el artículo 106.1 CPE dispone que «Las decisiones de la Sección de Depósito, de las Divisiones de Examen, de las Divisiones de Oposición y de la División Jurídica serán susceptibles de recurso. El recurso tendrá efecto suspensivo«. Este último inciso se entiende en el sentido de que la decisión recurrida carece de efectos legales hasta que se resuelve el recurso (J 28/94 [en inglés], de 7 de diciembre de 1994, J 3/95 [en inglés], de 28 de febrero de 1997).

Estas consideraciones llevan al tribunal a concluir que la decisión de la División de Oposición de revocar la patente, mientras no se resuelva el recurso interpuesto contra ella, no supone obstáculo alguno para entrar en el análisis de la nulidad de la patente española ni condiciona tal análisis, con independencia del valor que, como elemento de juicio, quepa atribuir a la misma.

3. Comentario

La tramitación en paralelo de acciones judiciales nacionales y de un procedimiento de oposición ante la EPO provoca no pocas suspicacias procesales. No hay, en principio, bajo la legislación española ni bajo la europea una norma que faculte al Juez, discrecionalmente, para suspender la tramitación del pleito. Sólo si las partes lo solicitan de común acuerdo, podrá el Juez acordar la suspensión. Esta situación es contraria al principio general del Derecho, carente de sustento normativo, de la lógica procesal. En un caso como este en el que la patente ha sido ya revocada en primera instancia ante la EPO, ¿tiene mucho sentido que el pleito continúe? Por sorprendente que resulte la respuesta de la Audiencia Provincial de Madrid a esta pregunta no es la misma que la de la Audiencia Provincial de Barcelona.

Sobre el autor: Antonio Castán es Socio y Director del Área Legal de Elzaburu.

Abogado por Universidad Pontificia Comillas ICADE, Colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Su trayectoria profesional ha girado siempre en torno al ejercicio de acciones civiles y penales en propiedad industrial, derecho de autor y competencia desleal. Es Profesor de Derecho Procesal en la Universidad Pontificia Comillas – ICADE desde 1986, Profesor invitado por el Magister Lvcentinvs de la Universidad de Alicante, encargado del módulo «Acciones y Procedimientos» del curso de Derechos de Autor desde 1996. Vicepresidente del Instituto Latinoamericano del Derecho de Autor. Participa asiduamente en Congresos, nacionales e internacionales, en materia de propiedad intelectual e industrial y es autor de un número importante de publicación.