Demanda de juicio ordinario por incumplimiento contractual, infracción de marca, reivindicatoria y subsidiaria de nulidad e indemnizatoria

• FECHA DE RESOLUCIÓN DEL CASO: 17-05-2021.
• Materia: Derecho Mercantil.
• Especialidad: / Derecho Mercantil / Contratación / contratos / Otros contratos.
• Número: 13575.
• Tipo de caso: Caso Judicial.
• Voces: Acción reivindicatoria, BUENA FE, DAÑOS MATERIALES, Demanda, INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL, Indemnización, MARCAS, RESOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS.

Documentos originales presentados

1.  Análisis del caso
2.  Demanda
3.  Decreto provisión de fondos
4.  Solicitud de documentación por el perito
5.  Sentencia
6.  Solicitud de aclaración sentencia
7.  Escrito de oposición a la aclaración
8.  Auto aclaración sentencia

El caso

Supuesto de hecho

Madrid, 24-04-2018

En el presente caso, la demandante interesa ejercitar acción de resolución e indemnización por incumplimiento contractual y acción por infracción de marcas en virtud de los artículos 41 y 48.2 de la Ley de Marcas; acción reivindicatoria de la marca del artículo 2.2 de la Ley de Marcas y, subsidiariamente, acción de nulidad absoluta de los signos registrados por la demandada por haberse registrado de mala fe.

(Foto: E&J)

Se estima parcialmente la Demanda interpuesta, declarando que el registro de las marcas se realizó en fraude los derechos de las demandantes y con violación de una obligación legal, por lo que procede su reivindicación; declarando el uso de las marcas por parte de una de las demandadas infringiendo los derechos de la demandante; declarando que los demandantes han sufrido daños y perjuicios de carácter patrimonial que deben ser indemnizados; prohibir y ordenar el cese del uso de las marcas infractoras; ordenar a adoptar las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación; condenar a una de las demandadas al resarcimiento de los daños y perjuicios y al pago de una indemnización coercitiva hasta el cese efectivo de la violación; se estima la declaración reivindicatoria de las marcas de las demandadas y prohibir el cese inmediato de las marcas de las demandadas.

Objetivo. Cuestión planteada

• Se declare la resolución del contrato de licencia por incumplimiento contractual.
• Que se declare que la solicitud y registro de la marca, que se realizó de mala fe, con fraude de los derechos de la parte actora y con violación de una obligación legal y contractual por lo que procede su reivindicación por Doña M.
• Que subsidiariamente que la solicitud y registro de la marca se realizó de mala fe por lo que procede su nulidad, además de que es nulo por contravenir lo dispuesto en el art. 6.1. b) de la ley de marcas.
• Que el uso de la marca infringe el contrato de licencia y los derechos prioritarios de la marca.
• Que las demandantes han sufrido daños y perjuicios  de carácter patrimonial y moral que han de ser indemnizados.
• Que se condene a la entidad A a regularizar  y pagar las cantidades debidas en concepto de canon, por el incumplimiento del contrato de licencia, la devolución de todos los planos de conjuntos, piezas y sistemas de fabricación y montaje de los citados grifos que le fueron entregados para la ejecución del contrato de licencia y la prohibición de su uso en el futuro, la prohibición y cesación inmediata del uso de la marca así como de los signos infractores, la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación, el resarcimiento de los daños y perjuicios producidos por medio del pago de una indemnización consistente en el importe calculado en función de las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación, que fijamos en el pago del canon pactado en el contrato de licencia y el pago de una indemnización coercitiva por importe de 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación.
• Se condene a Doña R a pasar por la declaración reivindicatoria de la marca o subsidiariamente la nulidad de la misma, procediéndose a remitir mandamiento a la oficina española de patentes y marcas para que proceda a la inscripción de dichos signos a favor de la parte actora o a la inscripción de su declaración de nulidad. También a la prohibición y cesación inmediata del uso de la marca así como de los signos infractores.
• Que se condene a Doña  y a la empresa G de forma solidaria al resarcimiento de los daños producidos a la parte actora, por medio del pago de una indemnización por el importe de 20.000 euros y al pago de las costas de este procedimiento.

La estrategia. Solución propuesta

La estrategia del abogado se basa en demostrar lo siguiente:

1. Que ha existido mala fe.
2. Que ha existido incumplimiento contractual.

El procedimiento judicial

• Orden Jurisdiccional: Civil
• Juzgado de inicio del procedimiento: Juzgado de lo mercantil
• Tipo de procedimiento: Procedimiento ordinario
• Fecha de inicio del procedimiento: 24-04-2018

Partes

Parte Demandante

• Doña M

Parte Demandada

• Doña R
• Empresa R

Peticiones realizadas

Parte Demandante

• Se declare la resolución del contrato de licencia por incumplimiento contractual.
• Que se declare que la solicitud y registro de la marca, que se realizó de mala fe, con fraude de los derechos de la parte actora y con violación de una obligación legal y contractual por lo que procede su reivindicación por Doña M.
• Que subsidiariamente que la solicitud y registro de la marca se realizó de mala fe por lo que procede su nulidad, además de que es nulo por contravenir lo dispuesto en el art. 6.1. b) de la ley de marcas.
• Que el uso de la marca infringe el contrato de licencia y los derechos prioritarios de la marca.
• Que las demandantes han sufrido daños y perjuicios  de carácter patrimonial y moral que han de ser indemnizados.
• Que se condene a la entidad A a regularizar  y pagar las cantidades debidas en concepto de canon, por el incumplimiento del contrato de licencia, la devolución de todos los planos de conjuntos, piezas y sistemas de fabricación y montaje de los citados grifos que le fueron entregados para la ejecución del contrato de licencia y la prohibición de su uso en el futuro, la prohibición y cesación inmediata del uso de la marca así como de los signos infractores, la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación, el resarcimiento de los daños y perjuicios producidos por medio del pago de una indemnización consistente en el importe calculado en función de las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación, que fijamos en el pago del canon pactado en el contrato de licencia y el pago de una indemnización coercitiva por importe de 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación.
• Se condene a Doña R a pasar por la declaración reivindicatoria de la marca o subsidiariamente la nulidad de la misma, procediéndose a remitir mandamiento a la oficina española de patentes y marcas para que proceda a la inscripción de dichos signos a favor de la parte actora o a la inscripción de su declaración de nulidad. También a la prohibición y cesación inmediata del uso de la marca así como de los signos infractores.
• Que se condene a Doña  y a la empresa G de forma solidaria al resarcimiento de los daños producidos a la parte actora, por medio del pago de una indemnización por el importe de 20.000 euros y al pago de las costas de este procedimiento.
• Emisión de informe pericial por un perito contable o auditor de cuentas designado judicialmente.

Parte Demandada

• Se desestime íntegramente la Demanda presentada de contrario, absolviendo a la parte demandada de todos y cada uno de los pedimentos que se han formulado en su contra, con expresa imposición de las costas causadas a la parte demandante.

Argumentos

Parte Demandante

• Jurisdicción y competencia: arts. 9, 21 y 22 LOPJ y art. 52 LEC.
• Procedimiento y cuantía: arts. 294 y 253 LEC.
• Legitimación: art. 72 LEC.
• Acción: art. 1124 CC, arts. 2, 41, 43, 48, 51, 52 y 54 de la ley de marcas, art. 71 LEC.
• Prescripción: art. 45 LM.
• Cuantía: la fijada por el perito contable.
• Costas: art. 39 LEC.
• Incumplimiento contractual: arts. 1088, 1091, 1101, 1106, 1124, 1254, 1256, 1258, 1295 CC, art. 50 Código de Comercio, arts. 1295 y 1298 LH.
• Infracciones de marca: arts. 2.2 y 51 LM,
• Nulidad relativa de la marca y del nombre comercial: arts. 52 y 6 LM.
• Derecho de marca (exclusividad): art. 34 LM.
• Reivindicación de marca por mala fe y nulidad de pleno derechos de la marca: arts. 40, 41 y 48 LM.
• Indemnización de daños y perjuicios de carácter patrimonial: arts. 42, 43 LM
• Indemnización por daños morales: arts. 42 y 52 LM y sentencias.

Parte Demandada

• Representación: arts. 23 y 31 de la LEC.
• Costas: art. 394 LEC.
• Improcedencia de la acción de incumplimiento contractual y de indemnización de daños y perjuicios: arts. 1256, 1258 y 1124 CC, y sentencias.
• Improcedencia de la acción reivindicatoria de la marca y el nombre comercial: sentencias.
• Improcedencia de la acción de nulidad de pleno derecho de la marca y del nombre comercial: art. 51 de la ley de marcas y sentencias.
• Improcedencia de la acción de nulidad relativa de la marca y del nombre comercial: arts. 52.1  y 6.1.b) de la ley de marcas y sentencias.
• Derecho de exclusividad y de las acciones de infracción de marca: art. 34 de la ley de marcas y sentencias.
• Indemnización de daños y perjuicios: arts. 42 y 43 de la ley de marcas

Normas y artículos relacionados

• Artículo 9. , Artículo 21. , Artículo 22 ter. , Artículo 26. Ley Orgánica del Poder Judicial (6/1985, de 1 de julio)
• Artículo 23. Intervención de procurador. , Artículo 31. Intervención de abogado. , Artículo 58. Apreciación de oficio de la competencia territorial. , Artículo 52. Competencia territorial en casos especiales. , Artículo 71. Efecto principal de la acumulación. Acumulación objetiva de acciones. Acumulación eventual. , Artículo 72. Acumulación subjetiva de acciones. , Artículo 135. Presentación de escritos, a efectos del requisito de tiempo de los actos procesales. , Artículo 214. Invariabilidad de las resoluciones. Aclaración y corrección. , Artículo 218. Exhaustividad y congruencia de las sentencias. Motivación. , Artículo 249. Ámbito del juicio ordinario. , Artículo 253. Expresión de la cuantía en la demanda. , Artículo 404. Admisión de la demanda, emplazamiento al demandado y plazo para la contestación. , Artículo 394. Condena en las costas de la primera instancia. , Artículo 339. Solicitud de designación de peritos por el tribunal y resolución judicial sobre dicha solicitud. Designación de peritos por el tribunal, sin instancia de parte. , Artículo 435. Diligencias finales. Procedencia. , Artículo 452. Plazo, forma e inadmisión del recurso de reposición. , Artículo 451. Resoluciones recurribles en reposición. Inexistencia de efectos suspensivos. , Artículo 496. Declaración de rebeldía y efectos. Ley de Enjuiciamiento Civil.
• Artículo 118. Competencia. Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.
• Artículo 1101. , Artículo 1088. , Artículo 1106. , Artículo 1124. , Artículo 1254. , Artículo 1256. , Artículo 1258. , Artículo 1295. Código Civil.
• Artículo 2. Adquisición del derecho. , Artículo 6. Marcas anteriores. , Artículo 34. Derechos conferidos por la marca. , Artículo 41. Acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca. , Artículo 40. Posibilidad de ejercitar acciones civiles y penales. , Artículo 41 bis. Protección del derecho del titular de una marca posterior en los procesos por violación de marca. , Artículo 42. Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios. , Artículo 43. Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios. , Artículo 44. Indemnizaciones coercitivas. , Artículo 45. Prescripción de acciones. , Artículo 48. Licencia. , Artículo 51. Causas de nulidad absoluta. , Artículo 52. Causas de nulidad relativa. , Artículo 54. Caducidad. , Artículo 61. Firmeza de las resoluciones judiciales y administrativas. LEY 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
• Artículo 152. Presentación de solicitudes de patente europea. , Artículo 154. Derechos conferidos por la solicitud de patente europea publicada. , Artículo 161. Anualidades. Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.
• Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Documental aportada

Parte Demandante

• Poder general para pleitos.
• Copia de la escritura.
• Nota simple del RM Central de dicha compañía.
• Título de propiedad de la marca.
• Documento de transferencia y acuerdo de concesión de la marca.
• Impresión de la base de datos oficial.
• Título de propiedad del modelo de utilidad.
• Escritura de compraventa.
• Escritura de cesión.
• Contrato de licencia.
• Poder general.
• Carta de la codemandanda.
• Factura
• Emails.
• Impresiones de diferentes emails.
• Justificante de todas las transferencias recibidas  en pago de las facturas por cánones y moldes.
• Nota simple informativa del RM de Madrid.
• Requerimiento.
• Contestación.
• Copia de la escritura de elevación a público de acuerdos sociales otorgado ante notario.
• Nota simple de la entidad.
• Distintas impresiones.
• Catálogos

Parte Demandada

• Escritura de constitución.
• Facturas impagadas.
• Acreditación de deudas contraídas con entidades bancarias.
• Información obtenida del Registro Mercantil.
• Emails.
• Informe mercantil.
• Pagarés y albaranes impagados.
• Informe de la mercantil mencionada.
• Información de la marca obtenida de la base de datos de la OEPM.
• Fachada de las instalaciones de esta empresa.
• Escritura de constitución.
• Títulos de las marcas referidas y de concesión del diseño industrial
• Imágenes de su página web.
• Facturas.
• Justificante de las 3 transferencias realizadas.
• Tabla probatoria.
• Resolución.
• Imágenes de la página web.

Resolución Judicial

Fecha de la resolución judicial

17-05-2021

Fallo o parte dispositiva de la resolución judicial

Se estima parcialmente la Demanda interpuesta en la que se acuerda:

• Declarar que la solicitud y registro de la marca y el nombre comercial por Doña R, se realizó en fraude de los derechos de las demandantes y con violación de una obligación legal, por lo que procede su reivindicación por Doña M.
• Declarar que el uso de la marca y del nombre comercial infringe los derechos prioritarios de la marca.
• Declarar que las demandantes han sufrido daños y perjuicios de carácter patrimonial que deben ser indemnizados.
• Prohibir y ordenar el cese del uso de la marca, así como de los signos infractores.
• Ordenar a la empresa A a adoptar las medidas necesarias para evitar que prosiga las violaciones.
• Condenar a la empresa A  al resarcimiento de los daños y perjuicios producidos a la parte actora, por medio del pago de una indemnización consistente en el importe calculado en función de las consecuencias económicas negativas.
• Condenar a la empresa A al pago de una indemnización coercitiva de 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación de los derechos de la parte demandante.
• Condenar a Doña R a estar y pasar por la declaración reivindicatoria de la marca y del nombre comercial a favor de Doña M.
• Prohibir y ordenar el cese inmediato a Doña R del uso de la marca y los signos infractores.
• No se hace expresa imposición de las costas a ninguna de las partes.

Fundamentos jurídicos de la resolución judicial

• Incumplimiento contractual: arts. 2, 41, 48, 51 y 52 LM.
• Acción reivindicatoria: art. 2 LM y sentencias.
• Acción de infracción marcaria: arts. 34, 48,  LM; sentencias.
• Indemnización daños y perjuicios: arts. 42, 43, 44 LM.
• Costas: art. 394 LEC.

Jurisprudencia

• Tribunal Supremo, núm. 391/2013, de 14-06-2013. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 2435138
• Audiencia Provincial de Guipúzcoa/Gipuzkoa, núm. 197/2014, de 23-07-2014. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 69299980
• Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, núm. /, de 25-09-2018. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 71091338
• Juzgado de lo Mercantil, núm. 2/2014, de 09-01-2014. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 2447159

Formularios jurídicos relacionados con este caso

• Demanda
• Solicitud de documentación por el perito
• Solicitud de aclaración sentencia
• Escrito de oposición a la aclaración

Biblioteca

Libros

• Contratos mercantiles más frecuentes en la empresa
• Manual Práctico de Derecho Fiscal y Mercantil
• Sabelotodo Contratación Civil y Mercantil

Artículos jurídicos

• El Registro Mercantil Central (septiembre 2007)
• La prescripción y la caducidad en el derecho mercantil. (Abril 2016)
• La prescripción y caducidad de las acciones en el derecho mercantil (mayo 2019)

Casos relacionados

• Demanda de juicio ordinario contra entidad bancaria en ejercicio de la acción de nulidad contractual. Alternativamente se solicita la resolución del contrato, exigiendo daños y perjuicios.
• Demanda de juicio ordinario por nulidad contractual. Alternativamente resolución contractual. Exigencia de daños y perjuicios. Incumplimiento deber de información del Banco.
• Acción reivindicatoria de marca y subsidiaria acción de nulidad de marca.