PremiumPropiedad Intelectual. Solicitud de declaración administrativa de nulidad de una marca por uso previo en el extranjero.
Propiedad Intelectual. Solicitud de declaración administrativa de nulidad de una marca por uso previo en el extranjero.
La empresa deportiva “Y” es titular de la marca deportiva “X” en el extranjero, protegiendo la vestimenta y calzado deportivo.
Don Tito, totalmente ajeno a la empresa deportiva “Y,” registró la marca deportiva “X” (de manera idéntica), protegiendo la vestimenta y el calzado deportivo.
La empresa deportiva “Y” presentó en contra de Don Tito, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, una solicitud de declaración administrativa de nulidad, en contra del registro de la marca deportiva “X” por uso previo e ininterrumpido en el extranjero.
Dicha solicitud fue admitida a trámite por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Objetivo. Cuestión planteada.
El cliente es la empresa deportiva “Y”, titular de la marca deportiva X, y su objetivo es registrar su marca deportiva “X” en México, pero aquél se percata que su marca ha sido previamente registrada por una persona ajena (Don Tito); por tanto, acude en mi auxilio para combatir el registro marcario concedido en México a la brevedad posible.
La estrategia. Solución propuesta.
El abogado, a nombre y en representación de la empresa deportiva “Y”, iniciará un procedimiento administrativo ante Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por medio del cual, solicitará la declaración de nulidad la marca deportiva “X” concedida en México, acreditando que la empresa deportiva “Y” ha usado previamente, y de manera ininterrumpida, la marca deportiva “X” en el extranjero, y así poder obtener el registro marcario correspondiente.
Tipo de procedimiento: Administrativo
Fecha de interposición del procedimiento: 18-06-2013
Parte demandante:
Empresa deportiva “Y, titular de la marca deportiva “X” en el extranjero.
Parte demandada:
Don Tito.
Empresa Deportiva Y:
- La declaración de nulidad el registro de la marca deportiva “X” concedida en México a favor de Don Tito, toda vez que la empresa deportiva “Y” ha usado previamente y de manera ininterrumpida dicha marca en el extranjero, teniendo así mejor derecho sobre la misma.
Don Tito:
- Ésta no presentó argumento alguno para acreditar que ha usado la marca deportiva X de manera anterior a la empresa deportiva “Y”; por tanto, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial declaró que la parte demandada incurrió en rebeldía, sin tener la oportunidad de esgrimir argumento o exhibir prueba alguna durante el procedimiento, y todo estipulado por la parte demandante se considera verdadero.
Empresa Deportiva Y:
- El registro de la marca deportiva “X” concedido en México a favor de Don Tito resulta idéntico al que es titular la empresa deportiva “Y” en el extranjero; por tanto, ésta manifiesta que ha usado la marca deportiva “X” en el extranjero previamente y de manera ininterrumpida, teniendo un mejor derecho.
Don Tito:
- No presentó su debida contestación a la solicitud de nulidad presentada por la empresa deportiva “Y” en el plazo de un mes; por tanto, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial declaró por precluido el derecho de Don Tito (incurriendo en rebeldía), sin tener la oportunidad de esgrimir argumento o exhibir prueba alguna durante el procedimiento, y todo lo estipulado por la parte demandante se considera como verdadero.
Empresa Deportiva Y:
Procesal
- Ley de la Propiedad Industrial (artículos 187, 189, 190, 191, 192, 192 BIS, y 193)
- Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley de la Propiedad Industrial (título tercero, en su totalidad).
Fondo
- Ley de la Propiedad Industrial (artículo 151, fracción II)
Don Tito:
Procesal
- Ninguno
Fondo
- Ninguno
Empresa Deportiva Y:
- Poder notarial, por medio del cual, se acredita la representación legal a nombre y cuenta de la empresa deportiva “Y”.
- Copia certificada del registro marcario número “N”, propiedad de la parte demandada, con el que se acreditó la existencia del registro marcario, la titularidad de la parte demandada sobre el mismo, su fecha de presentación, la marca y los productos que ampara.
- La declaración jurada ante notario de la que se desprende la actividad empresa deportiva “Y” y el uso de la marca deportiva “X” en forma ininterrumpida previamente a la fecha legal del registro marcario obtenido por la parte demandada en México.
- El perfil de la empresa deportiva “Y” en el que consta el origen de la empresa, su historia, su forma de operar, las actividades que realiza y los equipos de futbol para los que fabrica productos de vestimenta deportiva.
- Copia de facturas expedidas por la empresa deportiva “Y” y fechadas previamente a la fecha legal del registro marcario objeto de la acción de nulidad; todas y cada una de ellas ostentando la marca deportiva “X”.
- Original de catálogos, de la portada y páginas de las publicaciones, en las que aparecen fotografías de prendas de vestir ostentando la marca deportiva “X”.
Don Tito:
- Ninguno
Ahora bien, un procedimiento administrativo iniciado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (autoridad gubernamental encargada de registrar las marcas y patentes en el país), en el caso concreto, una solicitud de declaración de nulidad de una marca, se resuelve de la siguiente manera:
- Se debe de presentar una solicitud de declaración administrativa de nulidad en contra de una marca registrada en especial, siempre acreditando un interés jurídico, es decir, demostrar la afectación directa de un derecho jurídicamente tutelado, con la finalidad de que dicha solicitud sea admitida para su estudio y resolución.
- Una vez demostrado el interés jurídico y admitida la solicitud de nulidad, el Instituto Mexicano de la Propiedad industrial deberá correr traslado a la parte demandada, es decir, a la parte que es titular del registro marcario que se pretende anular, para que, dentro del plazo de un mes presente su contestación a la solicitud de nulidad y argumente tener un mejor derecho.
- De lo anterior, una vez notificada a la parte demandada y ésta no da contestación durante el plazo señalado, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial declarará por precluido el derecho del demandado (incurriendo así en rebeldía), señalando como cierto todo lo manifestado por la demandante en la solicitud de nulidad y emitirá resolución sin mayor trámite.
- Por otra parte, si la parte demandada presenta su contestación a la solicitud de nulidad, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, correrá traslado a la parte demandante para realice las manifestaciones correspondientes en un plazo no mayor a tres días hábiles.
En este apartado cabe destacar que si las pruebas ofrecidas y exhibidas por ambas partes resultan documentales, éstas se desahogarán por su simple naturaleza, sin la necesidad de iniciar una etapa probatoria para su desahogo, pero si las pruebas hacen refieren a inspecciones oculares, visitas de inspección, etc., sí se iniciará la etapa respectiva para desahogar dichas pruebas.
- Después de todo lo anterior, una vez desahogadas las pruebas (si es el caso), el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial concederá un plazo de 10 días hábiles a la parte demandante y demandada para que formulen sus alegatos en el procedimiento administrativo, siendo éstos, los escritos por medio del cual las partes exponen sus razones de hecho y derecho en defensa de sus intereses jurídicos, pretendiendo demostrar a la autoridad marcaria que tienen un mejor derecho sobre su contraparte.
- Finalmente, previamente a los trámites de ley señalados en los numerales anteriores, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con toda la información prevista en el expediente, procederá a emitir resolución.
Empresa Deportiva Y:
- Muestras físicas de prendas de vestir que ostentan la marca deportiva “Y”.
Don Tito:
- Ninguna prueba
Resolución extrajudicial:
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial emitió resolución, por medio de la cual, declaró administrativamente la nulidad del registro de la marca deportiva “X” propiedad de Don Tito, a favor de la empresa deportiva “Y”, por haber acreditado, con los documentos y pruebas ofrecidas, que ha usado la marca en el extranjero de manera previa e ininterrumpida, teniendo así un mejor derecho sobre la misma.
Fundamentos de la resolución extrajudicial:
La Ley de la Propiedad industrial señala en su artículo 151 fracción II que, el registro de una marca será nulo cuando ésta sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró.
En el caso que nos ocupa, la marca deportiva “X” registrada en México, siendo titular el demandado, Don Tito, resulta idéntica a la marca deportiva “X” de la cual la empresa deportiva “Y” es titular en el extranjero y la ha usado de manera ininterrumpida y anterior a la fecha de la presentación de la solicitud de registro en México.
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial señaló, por demás legal, que -de acuerdo con el precepto citado en párrafos anteriores- es procedente declarar la acción de nulidad invocada por la empresa deportiva “Y”, en virtud que se presentan los dos supuestos:
- La marca deportiva “X” registrada en México, propiedad de Don Tito, resulta idéntica a la marca deportiva “X” de la cual es propiedad la empresa deportiva “Y” en el extranjero.
- La empresa deportiva “Y” acreditó que ha usado la marca deportiva “X” de manera ininterrumpida en el extranjero y anterior a la fecha de la presentación de la solicitud de registro en México; teniendo así, un mejor derecho sobre la marca deportiva “X”.
- Tribunal Supremo, núm. 181/2015, de 10-04-2015. KsoluciónPremium.Jurisprudencia. Marginal: 69348183
- Juzgado de lo Mercantil de Alicante/Alacant, núm. 116/2014, de 19-06-2014. KsoluciónPremium.Jurisprudencia. Marginal: 2455464
- Audiencia Provincial de Burgos, núm. 217/2014, de 23-09-2014. KsoluciónPremium.Jurisprudencia. Marginal: 69251829
- Audiencia Provincial de Córdoba, núm. 439/2014, de 21-10-2014. KsoluciónPremium.Jurisprudencia. Marginal: 69249795
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