Criterios para la valoración de la distintividad de las marcas de color. (STJUE 27 de marzo de 2019, Hartwall (C 578/17)

1. Hechos

Mediante solicitud de 20 de septiembre de 2012, Hartwall solicitó ante la Oficina Nacional de Patentes y Marcas de Finlandia el registro de una marca representada de la siguiente forma:

La solicitud designaba “Aguas minerales” en clase 32 e incluía la siguiente descripción: “Los colores del signo son el azul (PMS 2748, PMS CYAN) y el gris (PMS 877)”. Por otra parte, a raíz de una decisión previa de la Oficina finlandesa, Hartwall precisó que solicitaba el registro de la marca en cuestión como marca de color.

Mediante resolución de 5 de junio de 2013 la Oficina desestimó la solicitud de Hartwall por falta de carácter distintivo, estableciendo que no puede permitirse el registro de un derecho exclusivo sobre determinados colores sin que haya una prueba fundada de que los colores han adquirido carácter distintivo gracias a un uso extenso y duradero para los productos solicitados.

Hartwall presentó recurso ante el markkinaoikeus (Tribunal de lo Mercantil y de los Contratos Públicos) que fue igualmente desestimado. Finalmente recurrió ante el Korkein hallinto-oikeus (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo), que decidió suspender el procedimiento para plantear al TJUE esencialmente las siguientes cuestiones prejudiciales: (i) Si es relevante que una marca se solicite como marca figurativa o como marca de color y (ii) Si ello fuese relevante: ¿La marca debe registrarse como marca de color conforme a la solicitud, con independencia de su representación como imagen, o solo puede registrarse como marca figurativa?

2. Pronunciamientos

En relación con la primera cuestión prejudicial el Tribunal estableció en primer lugar que para valorar el carácter distintivo de una marca de color o una marca figurativa debe procederse a un examen in concreto, teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes del caso, incluyendo cuando proceda el uso que se haya realizado de dicho signo. De esta forma, recuerda el TJUE que los criterios de apreciación del carácter distintivo de las marcas de color son los mismos que los aplicables a los demás tipos de marcas, a pesar de que para este tipo de marcas las dificultades puedan ser mayores.

En consecuencia, el TJUE resalta que no es posible reconocer el carácter distintivo de una marca de color únicamente por el uso que se realice del signo y responde que la calificación como “marca de color” o como “marca figurativa” sí constituye un elemento pertinente -entre otros- para determinar su carácter distintivo, pero no dispensa a las oficinas de realizar un análisis in concreto del mismo.

La segunda cuestión prejudicial versa sobre la discrepancia entre la calificación realizada por Hartwall del signo (marca de color) y la marca solicitada (representada por una imagen en color de contornos delimitados).

El TJUE responde a dicha cuestión claramente, estableciendo que cuando exista una contradicción entre el signo solicitado y la calificación dada a la marca por el solicitante que impida la determinación exacta del objeto y del alcance de la protección solicitada, la autoridad competente deberá denegar el registro de dicha marca por falta de claridad y precisión de la solicitud.

3. Comentario

La presente sentencia es un ejemplo más de los problemas que puede encontrar el solicitante de una marca de color para obtener la protección del signo solicitado, en este caso por lo que respecta a la forma de representar y calificar el signo.

Aunque la sentencia trata las divergencias entre la representación de marcas de color y marcas figurativas, se trata de una sentencia relevante pues la conclusión del TJUE podría extrapolarse a otros supuestos en los cuales existen discrepancias entre la marca representada y la calificación del tipo de marca (por ejemplo: marcas tridimensionales).

Se destaca asimismo la matización realizada por el TJUE recordando que, aunque los criterios para examinar el carácter distintivo deben ser los mismos para todos los tipos de marcas, dicho examen adquiere una especial importancia en las marcas de color. Ello se debe a los privilegios conferidos al titular de una marca de color dado que éste ostentará en el mercado un cierto monopolio sobre el uso de un color para determinados productos o servicios. Por ello, como establece el TJUE, a la hora de otorgar la protección sobre una marca de color “es necesario tener en cuenta el interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo tipo que aquellos para los que se solicita el registro” de lo cual se deriva la exigencia de realizar el examen in concreto de todas las circunstancias del caso.

Sobre la Autora: Marta Rodríguez, Asociada de Elzaburu (Área de Marcas).

Abogada por la Universidad Autónoma de Madrid, Colegiada en 2011. Magister Lvcentinvs Máster en Propiedad Industrial e Intelectual por la Universidad de Alicante. Master en Derecho de la Unión Europea por la UAM. Agente de la Propiedad Industrial y Agente Europeo de Marcas y representante autorizado ante EUIPO. Es especialista en protección de marcas y procedimientos ante la OEPM, EUIPO, OMPI y jurisdicciones nacionales extranjeras y Profesora invitada en el Master en Propiedad Intelectual y Derecho de las Nuevas Tecnologías.