El renombre de la marca no es una ‘patente de corso’ ante el riesgo de confusión

Analiza la autora dos recientes sentencias del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) en los asuntos T-654/18 y T-653/18, que ratifican la postura contraria del Tribunal a que la incorporación de una marca renombrada a un signo distintivo previamente rechazado en base a un signo anterior, o con previsiones de serlo, evite el riesgo de confusión

El pasado 26 de marzo de 2020, el Tribunal General de la Unión Europa (TGUE) dictó sentencia en los asuntos T-654/18 y T-653/18, desestimándose los recursos interpuestos por Giorgio Armani SpA en calidad de solicitante/recurrente, confirmando así las decisiones de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) en las que se rechaza el registro de las marcas impugnadas por considerar que existe riesgo de confusión por parte del público pertinente con relación a las marcas anteriores.

La importancia de estas sentencias radica en dar respuesta del TGUE a la cuestión de si el hecho de incorporar una marca renombrada a un signo distintivo es suficiente para excluir el riesgo de confusión existente con un registro marcario anterior capaz de impedir su registro.

La respuesta por parte del tribunal ha sido negativa, estimando que, pese a que la marca solicitada incorpore los términos ‘GIORGIO ARMANI’, elementos que refieren a su vez a una marca de renombre en el territorio de la Unión Europea, ello no excluye el riesgo de confusión.

Como antecedentes del litigio, debe señalarse que la conocida compañía de moda italiana Giorgio Armani SpA solicitó ante la EUIPO el registro del signo figurativo “le Sac 11” para, entre otros, artículos de marroquinería de la clase 18 y prendas de vestir de la clase 25.

Al registro de este signo se opuso el titular anterior de la marca española denominativa No. 919900 “LESAC” en clase 18 y de las marcas figurativas No. 2244284 y No. 2244285 “Lesac” en clases 25 y 35 respectivamente.

La División de Oposición consideró que, efectivamente, existía riesgo de confusión en el mercado español entre los signos enfrentados, debido a la coincidencia entre los elementos denominativos “LE SAC”, y a los idénticos y similares productos amparados por las marcas en conflicto.

La solicitante presentó recurso en contra de esta decisión, si bien la Cuarta Sala de Recurso de EUIPO, confirmó el rechazo en base a la existencia de riesgo de confusión.

Tras recurrir el nuevo rechazo ante el TG, Giorgio Armani SpA presentó paralelamente una nueva solicitud para el signo “GIORGIO ARMANI LE Sac 11”.

El titular de las marcas españolas “LESAC” interpuso oposición contra el nuevo signo que fue nuevamente rechazado por EUIPO por considerar que la incorporación de ‘GIORGIO ARMANI’ no eliminaba el riesgo de confusión en el consumidor español.

Giorgio Armani SpA recurrió este nuevo rechazo ante el Tribunal General quien dictaminó que, pese a que los términos renombrados “GIORGIO ARMANI” juegan un rol importante en el signo solicitado, los términos “leSac” dan lugar a un grado medio de similitud desde la perspectiva visual y fonética, existiendo entre los signos un inequívoco riesgo de confusión entre los consumidores.

Con ello el Tribunal refuerza la tesis de que, la práctica de incluir un signo renombrado en el signo solicitado, que es similar a marcas anteriores oponentes, no excluirá que exista riesgo de asociación entre las marcas en el mercado por parte de los consumidores, que creerán que las mismas pertenecen a empresas que colaboran comercialmente en la producción/distribución de los productos amparados.

Parece necesario destacar la acertada línea jurisprudencial marcada por estas sentencias de los jueces europeos puesto que, en caso de avalar la práctica de incorporar marcas renombradas a un signo que ya se ha rechazado o se prevé que pueda serlo por riesgo de confusión con marcas anteriores, se generaría una clara indefensión e inseguridad jurídica para los titulares de derechos prioritarios, faltando a las normas esenciales de buenas prácticas y leal competencia en el mercado.