Las marcas que consisten en diseños decorativos no se confunden con la forma del producto sobre el que se colocan. STJE 14-03-2019, Manhattan (C-21/18)

1. Hechos

El asunto tiene por objeto dirimir una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Apelación de Estocolmo en el marco de un pleito surgido entre Svenkt Tenn AB, por un lado, y Textilis Ltd y el Sr. Ozgur Keskin, por otro, a causa de la comercialización por parte de estos últimos de objetos de decoración de interiores que incluían diseños similares a los de la siguiente marca de la compañía Svenkt Tenn AB:

El origen del conflicto litigioso comenzó con la interposición por parte de la compañía Svenkt Tenn de dos demandas, una por violación de la marca señalada y otra por infracción de los derechos de propiedad intelectual que recaían sobre el diseño de esta misma marca. Frente a estas demandas, Textilis Ltd y el Sr. Ozgur Keskin reconvinieron solicitando la nulidad de la marca MANHATTAN por tratarse, a su juicio, de un signo no distintivo y conformado exclusivamente por la forma que aporta un valor sustancial al producto, conforme al artículo 7.1.e).iii). del Reglamento (CE) nº207/2009 sobre la marca comunitaria.

El tribunal de primera instancia estimó las demandas por violación de marcas y por infracción de derechos de propiedad industrial interpuestas por Svenskt Tenn, desestimando la reconvención. Los demandados-reconvinientes recurrieron en apelación insistiendo en la nulidad de la marca MANHATTAN por estar, a su juicio, constituida exclusivamente por una forma que aporta un valor sustancial al producto.

En el anterior contexto, y al cuestionarse la validez de esta marca, el tribunal de apelación planteó una cuestión prejudicial en relación con la interpretación del artículo 7.1.e).iii). del citado Reglamento (CE) nº207/2009.

En concreto, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si debe entenderse que un signo constituido por un diseño bidimensional decorativo, como la marca MANHATTAN, está constituido exclusivamente por la forma cuando se aplica a productos bidimensionales como una tela o un papel, convirtiéndose en el elemento esencial del propio producto.

2. Pronunciamientos

Para resolver la consulta planteada, el Tribunal revisa la jurisprudencia aplicada hasta el momento y en particular su Sentencia de 12 de junio de 2018, Louboutin y Christian Louboutin, C-163/16, donde se vino a establecer que la forma es un  “conjunto de líneas o de contornos que delimitan el producto de que se trate en el espacio”, para sostener que la afamada marca de la suela roja de Louboutin no consiste en una forma, sino en la aplicación de un color a un determinado lugar específico de un producto, por lo que no se protege la forma de la suela, sino la aplicación del color a dicha parte específica.

Trasladando el razonamiento empleado en la Sentencia Louboutin al presente caso, el Tribunal de Justicia concluye que no procede aplicar la prohibición del artículo 7.1.e).iii) del Reglamento (CE) nº207/2009 ya que no puede considerarse que un signo que consiste en un diseño bidimensional decorativo no se distingue de los productos sobre los que se coloca, aunque se trate de una tela papel igualmente bidimensional.

3. Comentario

El Tribunal de Justicia ahonda en la necesidad de distinguir entre continente, o forma, y contenido, o representación de una marca, concluyendo que no es aplicable el artículo 7.1.e).iii). del Reglamento (CE) nº207/2009 a aquellos signos cuya representación no se confunde con la forma del producto sobre el que se colocan.

Ahora bien, procede recordar que la versión modificada del artículo 7.1.e).iii). del vigente Reglamento 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, prohíbe el acceso al registro de los signos constituidos exclusivamente por la forma u otra característica que aporte un valor sustancial al producto, por lo que habrá que esperar hasta conocer qué entiende el TJ por “otra característica” para ver si procede revisar la aplicabilidad de esta prohibición a casos análogos al de Manhattan o Louboutin.

Lo que está claro es que, sea cual sea la postura que en su momento adopte el alto tribunal, la clave a la hora de discutir la validez de una marca no convencional, como la marca MANHATTAN –que a mi juicio sería más una marca patrón que una marca figurativa– no será tanto dilucidar si consiste exclusivamente o no en la forma u otra característica que aporte un valor sustancial al producto, sino en verificar si es capaz de cumplir con la función básica de la marca; es es, denotar, para el público consumidor destinatario, un origen empresarial concreto.

Sobre la autora; Cristina Velasco, abogada del Área de Marcas de Elzaburu. Abogada y Licenciada en Administración y Dirección de Empresas  por la Universidad de Valladolid.
Colegiada en 2015, Madrid. Master en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías  por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene experiencia en diseño de estrategias de protección de signos distintivos y diseños ante la OEPM, EUIPO, OMPI y jurisdicciones nacionales extranjeras