Limitación de reivindicaciones en procedimiento de nulidad de patente por materia añadida. SAP Barcelona 29-03-2019

(ECLI:ES:APB:2019:2939)

1. Hechos

Laboratorios Liconsa, S.A. (“Liconsa”), interpuso demanda de nulidad de la validación en España de una patente europea propiedad de la compañía Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Amp, Co. KG (“Boehringer”) que tenía por objeto “Cápsulas de inhalación” elaboradas a base de materiales para cápsulas con un porcentaje reducido de humedad que contienen la sustancia activa tiotropio en forma de formulaciones pulverulentas. La patente comprendía un juego de 16 reivindicaciones. Liconsa adujo que la patente sería nula por falta de novedad y de actividad inventiva. Boehringer presentó escrito de contestación interesando la modificación de las reivindicaciones de la patente impugnada de conformidad con lo dispuesto en el art. 138.3 del CPE. El cauce procesal escogido para hacer efectiva la limitación fue la presentación de una demanda reconvencional. Las 16 reivindicaciones de la patente quedaron limitadas a 10. Liconsa se opuso a la reconvención alegando determinados defectos procesales y subsidiariamente alegó que las reivindicaciones limitadas serían nulas por falta de actividad inventiva. De igual modo sostuvo que dichas reivindicaciones adolecerían de falta de claridad y que implicarían adición de materia.

La sentencia de instancia estimó sustancialmente la demanda y declaró que la patente impugnada carecería de efecto respecto de las reivindicaciones originariamente concedidas atendiendo al ejercicio por el titular de la patente de la facultad de limitación. En cuanto a la demanda reconvencional, la sentencia declaró inválidas las 10 reivindicaciones en su versión limitada por incurrir en el defecto de materia añadida. Aunque la juez a quo admitió que el conjunto de las características de la reivindicación limitada 1ª estarían presentes en la solicitud original (en las reivindicaciones o en la descripción), estimó que la combinación de las características técnicas sería arbitraria, dado que no había nada en la solicitud que llevara al experto en la materia a seleccionar dichas características en lugar de otras. De forma subsidiaria también concluyó que las 10 reivindicaciones carecerían de actividad inventiva.

La sentencia fue recurrida por Boehringer y Liconsa se opuso al recurso. Al margen de diversas consideraciones de corte procesal, Liconsa cuestionó la declaración de ineficacia de la patente impugnada pues estimó que debió declararse expresamente su nulidad.

Interesa resaltar que durante la tramitación de la apelación Boehringer presentó un escrito poniendo en conocimiento de la AP que había hecho uso de la facultad de limitar la patente ante la OEPM de conformidad con lo dispuesto en el art. 105 de la Ley de Patentes y que la OEPM acordó publicar la nueva versión de la patente en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial antes de que el Tribunal de Apelación resolviera sobre su recurso. Boehringer alegó que, tras la publicación del nuevo folleto, el antiguo folleto había dejado de producir efectos ex tunc por lo que de conformidad con lo dispuesto en el art. 22 de la LEC, debía acordarse la terminación del proceso por carencia sobrevenida de objeto. Sin embargo, la AP rechazó la petición de sobreseimiento argumentando que no podía tomar en consideración el nuevo texto de la patente limitada ni reconocer eficacia a la limitación de la patente por no haber solicitado Boehringer la preceptiva autorización del Tribunal tal y como exige el art. 105 de la Ley de Patentes. Partiendo, por tanto, de la falta de reconocimiento del nuevo folleto de la patente publicado en el BOPI, la AP planteó el debate en el recurso interpuesto en los siguientes términos:

• Si la petición de limitación es admisible, porque cumple con todos los requisitos legales, se acordará la limitación, ordenando la inscripción del texto modificado en el procedimiento judicial en curso;
• Si la petición de limitación no es admisible, se confirmará la cancelación de la patente original lo que determinará también la cancelación de la publicación posterior del texto modificado ante la OEPM.

2. Pronunciamientos

El debate en el recurso de apelación giró en torno a la cuestión relativa a si las reivindicaciones limitadas incurrían o no en el defecto de materia añadida

La AP coincide en lo sustancial con la valoración de la prueba que realiza la sentencia apelada y con sus conclusiones. La AP estima que, aunque todos los elementos y características de la patente limitada estarían presentes en el texto de la descripción o en las reivindicaciones de la solicitud original, la combinación concreta de la versión revisada proviene de la selección de elementos de distintas listas sin que se aprecie en la referida solicitud indicadores suficientes para concluir que esa concreta combinación deriva sin ambigüedad de la patente original. A criterio del Tribunal, no existirían indicadores suficientes que llevaran al experto en la materia a inferir que la combinación finalmente reflejada en la patente limitada se divulgara en la solicitud de forma directa y sin ambigüedad. Y ello lleva al Tribunal a confirmar que tanto la reivindicación 1ª como el resto de reivindicaciones dependientes, incurren en el vicio de materia añadida. A mayor abundamiento, para agotar los motivos de nulidad esgrimidos por la actora, el Tribunal examina en segundo término la actividad inventiva de la patente limitada y llega igualmente a la conclusión de que la misma no cumpliría con esta exigencia.

Finalmente, en lo que se refiere a los efectos derivados de la limitación de la patente, el Tribunal desestima la impugnación de la sentencia de instancia por Liconsa y señala que la facultad de limitar la patente no conlleva necesariamente y, en todo caso, un reconocimiento implícito de las causas de nulidad invocadas por el demandante máxime cuando la demandada no se allanó a la demanda, sino que se limitó a formular reconvención. El Tribunal señala que la limitación de la patente, aun cuando acarrea la renuncia a la patente original, no deja de ser un medio de defensa ante una pretensión de nulidad que puede obedecer a razones de oportunidad ante la eventualidad de que tal pretensión pueda ser acogida.

3. Comentario

La sentencia que es objeto del presente comentario es una sentencia compleja que aborda multitud de cuestiones procesales y sustantivas de distinto orden y calado. De forma particular nos parece relevante subrayar las consideraciones que la AP hace sobre el contenido del art. 105 de la vigente LP y sobre la necesidad de que la modificación amparada en dicho precepto sea autorizada por el Tribunal que conoce el proceso de nulidad para asegurar un mínimo de coordinación entre el proceso judicial de nulidad y el procedimiento administrativo ante la OEPM.

Sobre el autor: Enrique Armijo Chávarri es Socio del área Legal de Elzaburu.

Es Abogado  por la Universidad Pontificia Comillas – ICADE, Madrid. Colegiado en 1986, Madrid
Máster (LLM) en Banca y Comercio Internacional (Washington College of Law, American University, Washington, DC). Especialista en la tramitación de todo tipo de procedimientos judiciales para la defensa de los derechos de propiedad industrial e intelectual y en el asesoramiento general en relación con la explotación y contratación de dichos derechos. Miembro del Grupo de Litigios de la firma.
Ha sido profesor en diversas. Miembro del “Unfair Competition Committee» de la INTA y  del “Litigation Committee” de UNION-IP. Vicepresidente del Grupo Español de la AIPPI.
Experto seleccionado por el China National Advisory Center for Overseas Intellectual Property Dispute Settlement (CNIPA).