El caso Obelix: de la popularidad de un personaje al renombre de una marca

El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha dictado el pasado 13 de mayo de 2026 (T-24/25) la sentencia sobre el caso Obelix. La cuestión principal que se debatía es si la editorial Editions Albert René, titular de la marca registrada que identifica al famoso personaje, podía impedir el registro de la marca Obelix que un tercero también había registrado en la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) para distinguir armas, proyectiles y otros productos del sector armamentístico.

A continuación exponemos los hechos y fundamentos mas interesantes de la sentencia, pudiendo adelantar que el TGUE anula la resolución de la Sala de Recursos de la EUIPO que había desestimado la petición de nulidad de la marca.

No obstante, el asunto aún no tiene una resolución definitiva, pues deberá volver a la EUIPO para que su Sala de Recursos emita una nueva decisión sobre la base de las directrices que el TGUE le marca en la sentencia.

Antecedentes

La empresa WORKS 11 Michal Lubínski, domiciliada en Polonia, es titular de la marca Obelix (denominativa), solicitada el 7 de septiembre de 2020 y registrada el 29 de noviembre de 2022 para distinguir “proyectiles, misiles balísticos, armas de fuego…” (clase 13).

El 10 de enero de 2023, Editions Albert René, domiciliada en Francia, presentó una solicitud de nulidad basada en el riesgo de confusión [artículo 8.1 b) RMUE 2017/1001] y protección de la marca de renombre [artículo 8.5 RMUE 2017/1001]. En este sentido se alegó que la marca impugnada era incompatible con la marca de renombre de la Unión Europea Obelix (denominativa) que protege DVDs (clase 9), libros (clase 16), ropa (clase 25), juegos (clase 28), y servicios de esparcimiento (clase 41).

La solicitud de nulidad fue desestimada. El recurso posterior presentado por Editions Albert René fue desestimado por resolución de 11 de noviembre de 2024 (R 875/2024-2).

El TGUE estima el recurso y anula la resolución de la Sala de Recursos.

(Imagen: TJUE)

Objeto del litigio

El asunto ante el TGUE en cuanto al fondo queda circunscrito a comprobar si a la vista de las pruebas aportadas por Editions Albert René quedaba suficientemente probado el renombre de Obelix como marca comercial. Por así decirlo, una cuestión es reconocer que este personaje es de gran popularidad y otra cuestión es determinar si una marca cuyo signo se corresponde con ese personaje tiene renombre.

En la resolución recurrida, la Sala de Recursos había manifestado que no quedó acreditado el reconocimiento de la denominación Obelix como indicación del origen comercial de los bienes y servicios en cuestión debido a que tampoco se había acreditado como era percibida tal denominación por el público relevante. Más concretamente, la Sala de Recursos aunque reconocía que los comics de Astérix & Obélix eran muy conocidos, tal circunstancia no implicaba necesariamente que Obelix tuviera reputación como marca. Por eso, no había nada en las pruebas que sugiriera que el público relevante reconociera ese término como indicación del origen comercial de los bienes y servicios en cuestión y tales pruebas tampoco proporcionaban información sobre cómo sería percibida por el público la denominación Obelix y, en concreto, si sería percibida como una marca. Es decir, el público percibiría Obelix como una mera referencia descriptiva a un personaje de esos comics pero no como una marca que indica un origen comercial.

Así, no se niega la popularidad del personaje pero se cuestiona que haya alcanzado renombre como marca. En este sentido, son bastante elocuentes los razonamientos esgrimidos por el titular de la marca impugnada al manifestar que los documentos aportados se refieren a la popularidad del personaje de Obélix como héroe de la serie Astérix y Obélix, pero no confirman que el nombre Obélix se use como marca comercial y sea percibido como tal por el público.

El uso de tal nombre en un libro o película no significa que el libro o película lleve la marca anterior, ya que en ese contexto su función es diferente, como es nombrar y designar a un héroe de la película o libro y no distinguir ese libro o película como procedente de un determinado empresario.

Principios generales sobre el renombre

La aplicación del artículo 8.5 RMUE para hacer operativa la protección de una marca de renombre exige la concurrencia de las siguientes condiciones acumulativas: a) la marca anterior debe estar registrada; b) entre los signos que componen las marcas enfrentadas debe haber alguna semejanza; c) la marca anterior debe tener carácter renombrado correspondiendo a su titular acreditar el renombre alcanzado por la marca en la fecha de solicitud y/o impugnación de la marca posterior; d) el uso sin justa causa de la marca impugnada debe dar lugar al riesgo de que se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o de la reputación de la marca anterior (parasitismo), o que se cause un perjuicio al carácter distintivo (dilución) o a la reputación de la marca anterior (degradación).

Un requisito también imprescindible para la aplicación del artículo 8.5 RMUE es que el público establezca un vínculo o conexión entre las marcas confrontadas aunque no las confunda. Para ello tiene que existir un mínimo de semejanza entre los signos que, aunque no sea suficiente para aplicar la prohibición por riesgo de confusión, sí puede serlo para denegar una marca similar que se aproveche de la reputación de la marca de renombre o le cause perjuicio.

Por otra parte, la sentencia establece una consideración de gran importancia sobre las funciones que cumple una marca y señala que, si bien la función principal es la de indicación de un origen empresarial, lo cierto es que especialmente cuando la marca tiene un renombre, transmite determinados mensajes referentes a las cualidades o características de los productos y servicios que distingue.

En ese sentido, toda marca tiene un valor económico intrínseco que es autónomo y distinto del de los bienes o servicios para los que ha sido registrada. Los mensajes transmitidos en particular por una marca conocida o asociados a ella le confieren un valor significativo digno de protección, especialmente porque, en la mayoría de los casos, la reputación de una marca es el resultado de un esfuerzo e inversión considerables por parte de su titular.

Así, el artículo 8.5 RMUE garantiza la protección de una marca con reputación respecto a cualquier marca idéntica o similar que pueda afectar negativamente a su imagen, incluso si los bienes cubiertos por la marca solicitada no son similares a aquellos para los que se registró la marca anterior.

Viñetas promocionales de ‘Astérix en Lusitania’. (Imagen: Bruño)

Uso a título de marca

El TGUE analiza las pruebas aportadas especialmente aquellas donde la denominación Obelix está fijada en los productos que la marca de la Unión Europea distingue. Y una primera conclusión que deduce de tales pruebas es que la denominación Obelix aparece acompañada del símbolo ® que es indicador de “marca registrada”, lo cual lleva a considerar que tal uso se hace como indicador del origen comercial de los productos que portan ese símbolo.

Otro tipo de pruebas analizadas son aquellas en las que se mostraba un uso conjunto de la denominación Astérix & Obélix. El TGUE enfoca el asunto desde la perspectiva del uso simultáneo de dos marcas y no se puede descartar la posibilidad de que la reputación de una marca anterior deba excluirse únicamente por el hecho de que aparezca en asociación con otra denominación [véase, por analogía, sentencia del 29 de noviembre de 2018, Louis Vuitton Malletier contra EUIPO – Fulia Trading (LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE), T-373/17, EU: T:2018:850, apartado 95).

Por eso, el TGUE considera que, aunque la referencia a Astérix & Obélix se puede entender como un uso simultáneo de dos marcas diferenciadas, ese uso va acompañado del símbolo ® en cada una de ellas, lo que viene a demostrar que son marcas registradas separadas, cada una de los cuales indica por separado el origen comercial de los bienes y servicios en cuestión.

Por tanto, la Sala de Recursos incurrió en error a la hora de evaluar las pruebas aportadas pues de las mismas, valoradas en su conjunto, puede desprenderse que la denominación Obelix en relación con determinados productos se usaba como signo identificador de un origen comercial y no como una referencia descriptiva de un personaje ficticio de un comic.

Existencia de vínculo

La siguiente cuestión implica estudiar si el público puede establecer un vínculo o conexión entre la marca solicitada y la marca anterior pues esta circunstancia es un requisito necesario para la aplicación del artículo 8.5 RMUE.

La Sala de Recursos mantuvo que ese vínculo no se produciría debido, en primer lugar, a que los productos y servicios distinguidos por ambas marcas eran completamente diferentes con un grado muy lejano de proximidad. En segundo lugar, se hizo hincapié en que las marcas se dirigían a públicos diferentes que no se solaparían pues la marca solicitada se dirigía a militares, cazadores, agentes de seguridad, etc., mientras que la marca anterior al público en general.

Según el TGUE, la Sala de Recursos incurrió en error al centrarse únicamente en estos dos aspectos, despreciando el estudio de otros factores como pueden ser el grado de renombre de la marca Obelix o la singularidad o distintividad que esa palabra tiene.

Y, desde esa perspectiva, hay que tener en cuenta que según la jurisprudencia para analizar si el público puede establecer un vínculo entre las marcas hay que atender a la distintividad de la marca anterior que bien puede ser intrínseca o bien adquirida por el uso.

(Imagen: E&J)

Conclusión

El TGUE anula la resolución de la Sala de Recursos, por lo que el asunto deberá volver a esa instancia para una nueva valoración teniendo en cuenta los argumentos mantenidos en esta sentencia.

En este punto creo que se pueden destacar algunas cuestiones. En mi opinión es de gran trascendencia la valoración que ha realizado el TGUE sobre las funciones que debe cumplir una marca que no se limitan a la de indicar el origen empresarial, sino que también tiene una función de inversión o condensadora del goodwill que se puede asociar a la misma.

En este sentido es muy ilustrativa la referencia sobre la protección de la marca de renombre frente a otro signo cuyo uso puede afectar negativamente a la imagen que la marca de renombre proyecta entre el público. Este aspecto puede tener bastante importancia a la hora de dictarse la nueva resolución.

También tendrá gran trascendencia le evaluación de la singularidad distintiva de la denominación Obelix que, en principio, y con independencia del uso que se haya realizado, considero que posee una alta singularidad.

Tampoco se puede desconocer que las marcas en litigio son idénticas por lo que la vinculación entre ambas puede ser más sencilla y puede contrarrestar la lejanía entre los productos que las marcas en conflicto distinguen.

Y la última cuestión trascendente es la derivada de la popularidad y alto grado de conocimiento que el público puede tener del personaje que, seguramente, es mucho mayor que el grado de renombre que pueda tener la marca en relación con los productos que distingue.

Y aunque no está de más recordar que el nombre de un personaje famoso, sea ficticio o real, no implica automáticamente renombre de la marca correspondiente, no es menos cierto que esa popularidad puede tener gran influencia a la hora de valorar si el público puede establecer un vínculo entre las marcas en cuestión.