Caso Vitaldent: uso de marca ajena en servicios de referenciación online y acción indemnizatoria

El pasado 20 de abril de 2022, el Tribunal Supremo (TS) resolvió y puso fin al procedimiento que ha enfrentado a la entidad Grupo Ilusión de Ortodoncistas S.L. -Clínicas Ortodoncis- contra la entidad Laboratorio Lucas Nicolás -Clínicas Vitaldent- con motivo de la utilización llevada a cabo por ésta última de la marca registrada “Clínicas Ortodoncis” en el servicio de referenciación Google Adwords.

Esta sentencia es relevante en dos aspectos: en primer lugar, el TS da un paso más a la hora de concretar los límites de la licitud del uso no consentido de marcas de terceros en los sistemas de referenciación tipo Adwords y, en segundo lugar, se pronuncia sobre la correcta interpretación del artículo 43.5 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM), que permite al titular de la marca infringida solicitar el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.

En lo que respecta al primer punto, el TS se remite a los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en sus sentencias de 23 de marzo de 2010, caso Google France (asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08) y de 22 de septiembre de 2011, caso Interflora (C-323/09).

Así, la regla general es que el uso de marcas ajenas como palabra clave en motores de búsqueda en internet supone una infracción de los derechos marcarios de los titulares correspondientes cuando dicho uso se produzca en el tráfico económico y menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca.

Entre ellas, la función esencial de la marca es la función de indicación del origen empresarial, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia. Por tanto, tal y como señala el TJUE, la determinación de si dicha función de la marca resulta menoscabada cuando se muestra a los internautas, a partir de una palabra clave idéntica a una marca, un anuncio de un tercero, depende particularmente del modo en que se presente el anuncio. (STJUE de 23 de marzo de 2010, caso Google France, apartados 82 y 83).

Del caso Google France se extrae que el titular de una marca está facultado para prohibir a un anunciante que, a partir de una palabra clave idéntica a la marca que haya seleccionado sin consentimiento del titular en el marco de un servicio de referenciación en Internet, haga publicidad de productos o servicios idénticos a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando dicha publicidad no permite o apenas permite al internauta medio determinar si los productos o servicios incluidos en el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero.

«Clínicas Vitaldent alega en su recurso de casación la vulneración de la doctrina jurisprudencial fijada por las sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo» (Foto: Clínicas Vitaldent)

El TJUE concreta posteriormente en el caso Interflora que el uso por un anunciante de la marca ajena como palabra clave en el servicio de referenciación Adwords en los términos anteriores menoscaba la función de indicación del origen de la marca y, además, menoscaba la función de inversión de la marca si supone un obstáculo esencial para que el titular emplee su marca para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel.

Clínicas Vitaldent alega en su recurso de casación la vulneración de la doctrina jurisprudencial fijada por las sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo 105/2016, de 26 de febrero -caso Masaltos-, y 94/2017, de 15 de febrero -caso Orona-. En estas sentencias, el TS resuelve conforme a los criterios establecidos por el TJUE y concluye que el uso de las marcas de las actoras realizado por las entidades demandadas en sus anuncios no era susceptible de llevar a error al consumidor acerca del origen empresarial de los productos anunciados, excluyendo así la antijuridicidad de las conductas.

Cabe señalar que, en estos dos casos, el modo en que las demandadas presentaban su anuncio era muy distinto al que se realiza en el caso Vitaldent ahora enjuiciado por el TS. Tanto en el caso Masaltos como en el caso Orona, las demandadas utilizaban las marcas ajenas como palabra clave en los servicios de referenciación online, de modo que, al introducir dichas marcas en el motor de búsqueda, el anuncio de las demandadas aparecía como resultado alternativo a los servicios del titular de la marca. Sin embargo, en ningún caso las demandadas reproducían la marca ajena ni en el título ni en el propio texto del anuncio, de modo que no se producía ningún menoscabo de la función de la indicación del origen de la marca.

Por el contrario, en el caso Vitaldent del que trae causa la STS de 20 de abril de 2022, el anuncio que se obtenía al introducir en el motor de búsqueda la marca “Clínicas Ortodoncis”, utilizada por la demandada como palabra clave en Adwords, venía encabezado por la marca de la demandante, que precedía al link de la página web de Clínicas Vitaldent del siguiente modo:

«Clínicas Ortodoncis – Invisible. Confortable. www.clinicasvitaldent.info/VitalDent. Removible Pague hasta en 24 meses. 900866175”

Es por ello que, en este caso el TS concluye que la publicidad ofertada por el anunciante demandado apenas permite al internauta medio determinar si los servicios incluidos en el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a este o si, por el contrario, proceden de un tercero, por lo que este uso menoscaba la función esencial de la marca de identificación del origen empresarial del titular.

El segundo de los puntos relevantes que trata la sentencia se refiere a la interpretación del artículo 43.5 LM, sobre la cuantía de la indemnización a la que tiene el derecho el titular de la marca infringida. A este respecto, el TS recuerda que la regla contenida en dicho artículo lo que pretende es facilitar la cuantificación de la indemnización en aquellos casos en los que en los que el cálculo del perjuicio económico ocasionado resulta muy difícil. No obstante, aclara, esta objetivación no introduce una sanción por la infracción en beneficio del titular de la marca infringida, dado que exige como presupuesto previo la existencia del perjuicio.

Sobre la necesaria existencia del perjuicio, el TS trae a colación la doctrina relativa a los daños ex re ipsa y recuerda que en casos como el presente, que tiene como objeto la infracción de derechos de propiedad industrial, la existencia del daño se deduce necesaria y fatalmente del ilícito o del incumplimiento, o son consecuencia forzosa, natural e inevitable, o daños incontrovertibles, evidentes o patentes.

Lo novedoso de esta resolución es que concreta que la cifra de negocio viene referida no a los servicios efectivamente prestados como consecuencia de la infracción de la marca, tal y como alegó Clínicas Vitaldent en casación -en este caso, los servicios facturados a quienes acudieron a Clínicas Vitaldent como consecuencia del anuncio que constituía una infracción de la marca-, sino que viene referida a todos los servicios ilícitamente marcados, sin distinguir los que fueron efectivamente prestados como fruto del anuncio infractor y los que no.