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La firma

Tramitación paralela de pleito nacional y procedimiento de oposición ante la Oficina Europea de patentes (Auto AP de Barcelona de 29-05-2019)



ECLI:ES:APB:2019:7520A

  1. Hechos

La sustanciación de un pleito en España de infracción de patente europea, en el que el demandado formula reconvención de nulidad, se ve afectada por la tramitación en paralelo de un procedimiento de oposición ante la Oficina Europea de Patentes (EPO).

La patente europea es concedida por la EPO en una versión modificada de la misma que se presenta en el curso del procedimiento de oposición. El recurso ante la Cámara de Recursos de la EPO se encuentra pendiente al tiempo en que se sustancia la apelación contra la sentencia dictada en el pleito en España.





El recurrente en apelación solicita formalmente ante la Audiencia Provincial la suspensión del recurso ante la realidad de que la decisión definitiva de la EPO se producirá de forma inminente y dejará sin objeto el pleito en España.





El tribunal estima la petición de suspensión por prejudicialidad administrativa interesada por Huawei en tanto no conste la resolución de la Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes en relación con los recursos interpuestos por las partes contra la decisión de la División de Oposiciones del mismo órgano por la que se declara la nulidad de la patente EP778.

  1. Pronunciamientos

La Sentencia reconoce que para la resolución del conflicto hay que partir de la redacción del artículo 42 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que parece decantarse por la prejudicialidad no suspensiva de las cuestiones administrativas que afectan a un pleito.

Sin embargo, el tribunal advierte que la redacción del precepto es confusa puesto que por una parte permite a los tribunales conocer de las cuestiones referentes a otros órdenes jurisdiccionales si lo consideran oportuno (apartado 1º) o no, es una opción que se deja en manos del tribunal, pero no obstante esta posibilidad parece dejar en manos de las partes la decisión de suspensión del curso del procedimiento (apartado 3º).

Para el tribunal, la posibilidad de plantear cuestión prejudicial suspendiendo el proceso debe ser deducida, contrario sensu, de lo dispuesto en el apartado primero de la norma indicada, donde se establece la posibilidad de que los tribunales civiles no suspendan y conozcan de la cuestión contencioso-administrativa, a los simples efectos prejudiciales. Por consiguiente, si esa es una posibilidad, tal y como se deduce del verbo podrán, es porque también existe su antagónica, es decir, que suspendan el curso de las actuaciones.

Por ello la procedencia de suspender en los supuestos de prejudicialidad administrativa debería dejarse a la decisión del tribunal en atención a las razones que concurran en el caso concreto.

Bajo esa premisa, la Sentencia advierte que la decisión de la Cámara de Recursos de la EPO sobre la validez o nulidad de la patente de autos y, por tanto, sobre el mantenimiento, extinción o modificación del título tendrá efectos prejudiciales respecto del procedimiento judicial e incidencia en su tramitación. Será, además, una incidencia definitiva puesto que respecto de aquella resolución no cabe recurso alguno, ni ante la Oficina ni ante los tribunales nacionales.

En ese orden de cosas, el tribunal considera que concurren en el caso que se comenta unas circunstancias especiales que permiten al tribunal justificar la suspensión del procedimiento.

Por un lado, la patente ha sido anulada por la División de Oposiciones de la EPO en resolución de fecha 19 de octubre de 2018 por falta de novedad, concediéndose una versión modificada, lo que afecta de pleno al procedimiento con el mismo objeto.

Por el otro, consta una comunicación de la Cámara de Recursos en la que se admite un trámite de urgencia en la fase de apelación a la vista del pleito nacional de infracción y nulidad sobre el mismo título -conscientes de la vinculación existente entre ambos procedimientos- y el compromiso de resolver antes de que finalice el año en curso.

Por ello, concluye el tribunal, concurren razones claras para acordar la suspensión del presente recurso en tanto no conste la resolución de la Cámara de Recursos sobre el recurso presentado frente a la resolución

  1. Comentario

En un mismo año dos tribunales españoles, la Audiencia Provincial de Madrid y la Audiencia Provincial de Barcelona en esta otra, alcanzan conclusiones contrapuestas sobre la incidencia del procedimiento de oposición ante la EPO contra una patente europea cuando se tramita en paralelo un pleito nacional.

La decisión de no suspender en el caso ante la AP Madrid obedece a una interpretación estricta de la norma española sobre prejudicialidad. La decisión de suspender en el otro obedece a una interpretación de esa misma norma atendiendo al principio no escrito de la lógica procesal.

Tal vez en España subsista un temor infundado y que ya va siendo hora de desterrar hacia la discrecionalidad judicial. Y hay situaciones, muy en particular en los pleitos de patente, que sólo pueden ser solucionadas por fórmulas abiertas donde quede al arbitrio del Juez, en razón de las circunstancias, una opción u otra.

 

Sobre el autor: Antonio Castán es Socio y Director del Área Legal de Elzaburu.
Abogado por Universidad Pontificia Comillas ICADE, Colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Su trayectoria profesional ha girado siempre en torno al ejercicio de acciones civiles y penales en propiedad industrial, derecho de autor y competencia desleal. Es Profesor de Derecho Procesal en la Universidad Pontificia Comillas – ICADE desde 1986, Profesor invitado por el Magister Lvcentinvs de la Universidad de Alicante, encargado del módulo «Acciones y Procedimientos» del curso de Derechos de Autor desde 1996. Vicepresidente del Instituto Latinoamericano del Derecho de Autor. Participa asiduamente en Congresos, nacionales e internacionales, en materia de propiedad intelectual e industrial y es autor de un número importante de publicación.
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