El Supremo protege la D.O. Jabugo frente a usos ilícitos por parte de otras empresas
Claves de la sentencia del Tribunal Supremo que consolida la autonomía de las denominaciones de origen frente a la competencia desleal y avala el uso de la acción civil de daños para frenar los abusos de marcas
(Imagen: E&J)
El Supremo protege la D.O. Jabugo frente a usos ilícitos por parte de otras empresas
Claves de la sentencia del Tribunal Supremo que consolida la autonomía de las denominaciones de origen frente a la competencia desleal y avala el uso de la acción civil de daños para frenar los abusos de marcas
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I. Antecedentes relevantes
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida «Jabugo» interpuso demanda el 21 de octubre de 2021 contra Charcutería Jabugo 2009 S.L. y Universal de Frutas y Verduras S.L. por la utilización del término «Jabugo» en la oferta y comercialización de productos cárnicos.
Estas actuaciones, a juicio del Consejo, suponían una infracción de la D.O.P. Jabugo con arreglo al artículo 13 del Reglamento (UE) 1151/2012, aplicable ratione temporis. También consideraba que eran constitutivas de actos de competencia desleal en los términos de los artículos 5, 6, 12 y 15 de la L.C.D., reclamando el cese en la actividad infractora y una indemnización por los daños y perjuicios causados.
Tanto el Juzgado de lo Mercantil de Bilbao como la Audiencia Provincial de Vizcaya (A.P.B.I.) estimaron parcialmente la demanda, declarando la infracción y condenando, en particular a Charcutería Jabugo, a cesar en el uso del término «Jabugo» y a retirar del tráfico económico todos los rótulos, embalajes, material publicitario o cualquier otro documento o soporte comercial en el que se hubiere materializado la infracción.
Por el contrario, absolvió a Universal de Frutas y Verduras de todos los pedimentos deducidos en su contra.
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A los efectos que nos interesan, hay que destacar que tanto el Juzgado como la A.P.B.I. desestimaron la pretensión indemnizatoria partiendo del principio de «complementariedad relativa» entre las normas protectoras de las denominaciones de origen y las de competencia desleal.
De forma concreta, la A.P.B.I. subraya que, habiéndose sancionado la conducta infractora vía Reglamento 1151/2012 y no existiendo una conducta diferente de desvalor específica, no se aplica la L.C.D. Esta circunstancia lleva a que no hay acto de competencia desleal ex L.C.D., ni tampoco procede la indemnización ex artículos 31.1 y 33.1 L.C.D., ni ninguna otra indemnización, pues el Reglamento 1151/2012 no prevé tal posibilidad.
La cuestión que se plantea en el recurso de casación presentado ante el T.S. se refiere de manera concreta a si, a pesar de la falta de previsión expresa de estas acciones en la normativa europea [Reglamento (UE) 1151/2012], se puede ejercitar, como acción o remedio general de la responsabilidad civil extracontractual, la acción de indemnización de daños y perjuicios por la infracción de una denominación de origen sin que sea necesario acudir a la L.C.D.
Como veremos, el T.S. concluye (STS de 21 de julio de 2026, ECLI:ES:TS: 2026:3372) que, aunque no estén previstas expresamente en la normativa europea sobre protección de las denominaciones de origen, se pueden estimar las pretensiones basadas en acciones de cesación, remoción e indemnización de daños y perjuicios sin necesidad de ampararse en la normativa sobre competencia desleal.
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II. Principios generales para la protección judicial de las denominaciones de origen
El T.S. señala que la regulación europea de las indicaciones de procedencia (denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas) no establece un sistema de acciones concretas que el titular de un derecho pueda ejercitar frente a terceros por infracción. Sin embargo, el T.S. deja claro que de esta circunstancia no cabe extraer conclusiones excluyentes.
El T.S. manifiesta que tampoco los diversos reglamentos de la U.E. sobre marcas o diseños, aunque contengan previsiones genéricas sobre las acciones especialmente por infracción de tales derechos, establecen un catálogo preciso de las concretas acciones y remedios, por lo que su procedencia sería a través de la remisión que se hace en tales reglamentos a la normativa nacional.
Pues bien, en el caso de las denominaciones de origen, si bien no hay una referencia expresa a tales acciones, hay que tener en cuenta que esa normativa europea se complementa en España con la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen, cuyo artículo 16 otorga a los consejos reguladores la función de «ejercer las acciones judiciales o extrajudiciales a su alcance para defender el nombre protegido por la D.O.P. o I.G.P. frente a su utilización ilegítima que constituyan actos de competencia desleal u otros usos indebidos».
Entre tales usos indebidos, el T.S. incluye la vulneración de la protección que dispensa el ordenamiento jurídico europeo [art. 13.1 del Reglamento (UE) 1151/2012, actual art. 26.1 del Reglamento (UE) 2024/1143] y que —como modalidad de propiedad industrial— confiere el derecho a prohibir la utilización de la denominación de origen por terceros no autorizados.
III. Denominaciones de origen vs. competencia desleal
Después de hacer esta declaración general, el T.S. se adentra en el análisis de los fundamentos protectores de las denominaciones de origen, señalando que tienen una significación propia y autónoma, que no tiene por qué coincidir con la protección frente a los actos de competencia desleal, ni quedar sometida a los presupuestos, atribución y alcance establecidos en la L.C.D.
En tal sentido, se recalca —siguiendo la doctrina de la S.T.J.U.E. de 9 de septiembre de 2021, C-783/19 (Champanillo)— que el régimen protector de las denominaciones de origen se aplica con independencia de la normativa nacional de la competencia desleal. Además, en la S.T.S. 530/2026 de 8 de abril (Champanillo), el T.S. también declaró esta diferencia, así como la necesidad de proteger a las denominaciones de origen en los casos de «evocación».
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En definitiva, el T.S. confirma la autonomía de la protección de las denominaciones de origen, independiente de la legislación sobre competencia desleal, y que como tal independencia merece un régimen propio de protección.
IV. Acciones judiciales protectoras de las denominaciones de origen
Establecidas estas bases, el T.S. se centra en determinar qué concretas acciones tiene el «titular» de una denominación de origen para perseguir usos ilícitos. En primer lugar, hay que reconocerle las acciones de cesación y remoción, tal y como manifestó la S.T.S. 451/2019 de 18 de julio (Queso Manchego vs. Rocinante).
A juicio del T.S., para el ejercicio de tales acciones (cesación y remoción) no es necesario acudir a las acciones previstas en la L.C.D., ya que la finalidad que tal norma persigue (protección frente a la competencia desleal) es distinta de la perseguida por las leyes de protección de la propiedad industrial.
Como colofón de tal razonamiento, el T.S. declara que «en estos casos para la defensa del derecho de exclusiva se puede acudir a la acción general de protección en el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual: la acción de indemnización de daños y perjuicios (art. 1902 C.C.)».
Asimismo, el T.S. alude a la Directiva 2004/48, de 29 de abril de 2004, que exige a los Estados miembros garantizar al titular de un derecho de propiedad industrial el pago de una indemnización adecuada a los daños y perjuicios efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infracción (artículo 13).
V. La procedencia de la indemnización por daños y perjuicios
Una vez declarada la pertinencia de que ante un uso ilícito de una denominación de origen procede una indemnización por los daños causados, el T.S. señala que para que tal acción prospere deben concurrir los requisitos propios de la responsabilidad civil: (i) conducta (acción u omisión) antijurídica, (ii) imputabilidad subjetiva de la conducta al infractor (a título de dolo o culpa), (iii) producción de un daño y (iv) una relación de causalidad entre la conducta antijurídica e imputable y el daño.
En el presente caso, el T.S., después de aclarar que hay una conducta antijurídica y un perjuicio patrimonial derivado del uso de la denominación «Jabugo», señala que en estos supuestos el problema radica en probar o justificar la existencia del requisito de la «imputación subjetiva», que derivaría en el presente caso del conocimiento cierto o razonable de la existencia de la denominación de origen.
El conocimiento de la existencia de la denominación de origen protegida «Jabugo» solo es posible a partir de la fecha en que la denominación de origen «Jamón de Huelva» pasó a denominarse «Jabugo»; en concreto, desde la fecha en que la solicitud de modificación fue aceptada por la Unión Europea y se publicó en el D.O.U.E. de 7 de marzo de 2017. A su vez, ese conocimiento es plausible cuando el Consejo informó a Charcutería Jabugo de su existencia, requiriéndole para que cesara en el uso (23 de octubre de 2019).
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Charcutería Jabugo persistió en el uso de este término («Jabugo») después del requerimiento, según consta en las diversas actas notariales y en el informe de la detective privada aportados. Así pues, concurre la conducta antijurídica e imputable, ya que Charcutería Jabugo era conocedora de la existencia de la denominación de origen protegida «Jabugo» cuando fue requerida para que cesara en su uso y no lo hizo.
Por tanto, concluye el T.S., debe responder de la indemnización del daño patrimonial que el Consejo reclama (3.027,36 €), que es la suma de los importes de las facturas por las actas notariales y por el informe de la detective.
VI. A modo de conclusión y síntesis
El recurso de casación es estimado en el sentido de que hay que responder afirmativamente a la cuestión sobre la posibilidad de ejercitar las acciones (entre ellas, la de indemnización de daños y perjuicios) en defensa del derecho de exclusiva que confiere la denominación de origen protegida frente a un uso indebido de la misma, aunque estas acciones no estén expresamente previstas en la normativa reguladora de esta modalidad de propiedad industrial y sin tener que acudir a la Ley de Competencia Desleal.
Es cierto que el montante de la indemnización podría considerarse modesto, pero lo relevante de la sentencia no es la cantidad a pagar que, por otra parte, está en función de los daños y perjuicios acreditados. Lo importante es qué acciones judiciales aclara el T.S. de forma positiva que pueden ejercitarse cuando se produce una infracción de una denominación de origen.
Estas acciones, como no podía ser de otra manera, son las que corresponden a otros derechos de propiedad industrial (patentes, marcas, diseños…), pues no debemos olvidar que la figura de la «denominación de origen» está expresamente reconocida como objeto de protección de la propiedad industrial por el artículo 1.2 del Convenio de la Unión de París.
Tales acciones son, de acuerdo con casos precedentes (Queso Manchego vs. Rocinante), las acciones de cesación y de remoción. A ellas hay que añadir la acción de indemnización de daños y perjuicios que, para disipar cualquier duda, reconoce ahora la presente sentencia.
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