Litigios por infracción de una Marca de la UE: principios interpretativos del reparto de competencia (STJUE 05-09-2019, AMS Neve, C-172/18)

1. Hechos

W Trustees y el Sr. Crabtree son titulares de una Marca de la Unión Europea y varias marcas nacionales constituidas por el número “1073” para distinguir “equipos de grabación, mezclas y tratamiento de sonido en estudio” (clase 9). A su vez, AMS Neve es una sociedad inglesa que comercializa en el Reino Unido equipos de audio y es licenciataria exclusiva de la marca objeto de este litigio.

Estas entidades demandaron ante un Tribunal del Reino Unido (Intellectual Property Enterprise Court– que es el designado como Tribunal de Marcas de la Unión Europea-) a la firma Heritage Audioy al Sr. Rodríguez Arribas- ambos con domicilio en España- mediante la interposición de una acción por infracción de las marcas de la Unión Europea y nacionales británicas por el ofrecimiento al territorio del Reino Unido de productos con la marca controvertida.

El Tribunal británico se declaró incompetente en la medida en que la demanda se basaba en una marca de la Unión Europea y, en consecuencia, debía regir el artículo 97.1 RMUE (en la actualidad, artículo 125.1) que señala como tribunal competente el del domicilio del demandado (en este caso, España). Y en el supuesto de que se aplicase el foro alternativo del artículo 97.5 RMUE (actual artículo 125.5) que refiere al Tribunal del Estado miembro en cuyo territorio se hubiera cometido la infracción, también serían competentes los tribunales españoles, ya que la decisión de realizar la publicidad y oferta de venta de los productos infractores se había tomado en España; y ello, aunque la página web y publicidad referida a tales productos se dirigieran al Reino Unido.

El Tribunal de Apelación “Court of Appeal (England and Wales)(Civil Division)” planteó ante el TJ una cuestión prejudicial en relación con el artículo 97. 5 RMUE (aplicable a los hechos enjuiciados por razón de temporalidad de los hechos enjuiciados) a los efectos de que aclarase como debía interpretarse el párrafo referido a la designación del tribunal competente del Estado miembro en cuyo territorio se hubiera cometido la infracción; bien como el territorio en el que el demandado había organizado su página web y sus cuentas de redes sociales (España); o bien como el territorio en el que residen los consumidores o distribuidores a los que se destinan la publicidad y la oferta de venta de los productos objeto del litigio (Reino Unido).

2. Pronunciamientos

El TJ se decantó por la segunda hipótesis y textualmente declaró: “El artículo 97, apartado 5, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca de la Unión que se considere lesionado por el uso, sin su consentimiento, por parte de un tercero de un signo idéntico a dicha marca en publicidad y ofertas de venta que se presenten por vía electrónica para productos idénticos o similares a aquellos para los que está registrada tal marca puede ejercitar una acción por violación de marca contra ese tercero ante un tribunal de marcas de la Unión del Estado miembro en cuyo territorio se encuentren consumidores y distribuidores a los que se dirijan esa publicidad u ofertas de venta, a pesar de que el mencionado tercero haya adoptado en otro Estado miembro las decisiones y medidas cuyo objeto sea la citada presentación electrónica”.

3. Comentario

La presente sentencia nos aclara una serie de principios interpretativos de la competencia de los Tribunales de Marcas de la Unión Europea designados en cada país para conocer de los litigios que se susciten en relación con las marcas de la Unión Europea (actuales artículos 123 y 124 RMUE). El primero de ellos es la ratificación de que tales tribunales son competentes cuando se ejerciten acciones por infracción basadas conjuntamente en marcas de la Unión Europea y marcas nacionales del país en cuestión.

El segundo criterio manifestado es el de la confirmación -como foro alternativo- del tribunal del país donde se comete la infracción (actual artículo 125.5 RMUE) frente a los demás foros establecidos en los apartados precedentes de este artículo como, por ejemplo, el del domicilio del demandado, recalcándose que se trata, además, de una alternativa de elección conferida al demandante y de la cual no se le puede despojar.

Ahora bien, el TJ- y esta sentencia en particular- aclara cuáles son las consecuencias que tal elección tiene. Así, la sentencia precisa que, si se elige el tribunal del domicilio del demandado, el tribunal tendrá competencia para pronunciarse sobre los hechos de infracción cometidos o que pueden cometerse en el territorio de cualquier Estado miembro; mientras que, si se elige el foro del lugar de la infracción, el tribunal, únicamente será competente para pronunciarse sobre los hechos producidos en el Estado miembro del lugar elegido.

Siguiendo con este razonamiento, la sentencia examina el alcance que debe darse al concepto de “foro alternativo” que subyace en el actual artículo 125.5 RMUE y deja claro que, al tratarse precisamente de un foro alternativo no puede– mediante interpretaciones equivocadas- privarse al demandante de la posibilidad de su elección. Así, si se interpretase que el lugar de la infracción es el del territorio donde el demandado ha adoptado las decisiones y medidas técnicas y de organización de su página web o de presentación de su publicidad y ofertas de venta, sería muy fácil impedir que los titulares de marcas tengan un foro alternativo para el ejercicio de las acciones, pues bastaría con que tales decisiones se hicieran coincidir con el lugar del domicilio del demandado o declarar que las mismas se han tomado desde fuera de la Unión.

En otras palabras, la sentencia destaca la necesidad de que, a la hora de establecer la competencia de los tribunales, haya unas reglas objetivas (como las establecidas en el actual artículo 125 apartados 1 a 4 RMUE) pero, de ninguna forma, se puede soslayar la existencia de un foro alternativo que otorgue al demandante un derecho de elección. Por ello en el presente caso, el TJ -para mantener el efecto útil del foro alternativo previsto en el apartado 5 del actual artículo 125 RMUE- termina afirmando que el lugar donde se comete la infracción es el que coincide con el del territorio a donde se dirige la publicidad y la oferta de venta; a saber: aquel en el que el contenido comercial se hizo- a través de la página web o las redes sociales- accesible de manera efectiva a los consumidores y distribuidores a los que estaba destinado.

Sobre el autor: Jesús Gómez Montero es Miembro del Consejo Académico de la Fundación Alberto Elzaburu

El Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. Ha sido Socio del Área Jurídica de Elzaburu durante 24 años y Letrado de la OEPM desde 1980 hasta 1994. Es Profesor Asociado de Derecho de la Publicidad en la Universidad Complutense de Madrid y experto en propiedad industrial y marcas. Premio Client Choice Awards en IP y Abogado recomendado en Propiedad Intelectual e Industrial, Best Lawyers in Spain (Intellectual PRoperty) 2011 y 2012.